OCTROOIRECHT
Nieuwheid: alle stand van de techniek relevant
• De nieuwheid van een 'stof wordt beoordeeld ten opzichte van alle in het geding gebrachte documen-ten. Het begrip 'dichtst bij zijnde' stand der techniek speelt hierbij geen rol. Immers ook 'veraf gelegen stand der techniek kan nieuwheidschadelijk zijn, bijvoorbeeld een toevallige anticipatie.
Nieuwheidschadelijkheid vereist dat chemische ver-binding in geïndividualiseerde vorm voorhanden is geweest
• Volgens deze praktijk dient een chemische ver-binding in geïndividualiseerde vorm te zijn verkre-gen, hetgeen kan blijken uit, bijvoorbeeld, een ver-melding van fysische gegevens als smeltpunt, of in-dien die chemische verbinding een enantiomeer is, hier escitalopram, de optische activiteit (vgl. de voorbeelden van het octrooi, blz. 6, regels 2 en 27).
Uit geen van de door de Generieken genoemde docu-menten blijkt, dat men escitalopram in die zin werkelijk 'in handen heeft gehad', ook niet in het artikel 'Stereo-chemical considerations of the actions of some Psychotropic drugs' van D.F. Smith in Pharrnacopsychiatry, 18 (1985) 225-230 [...]. Hoewel in dit artikel met de configuratie (X) (R)-citalopram is afgebeeld en de vakman op basis van zijn vakkennis zeer wel in staat is de configuratie of 'Raumform' van het (S)-citalopram weer te geven is daarmee de nieuwheid van het escitalopram nog niet weggenomen; immers de optische activiteit ontbreekt, waaruit is af te leiden dat de auteur escitalopram niet heeft bereid, zodat conclusie 1 en de daarvan (direct of indirect) afhankelijke conclusies 2-5 nieuw zijn.
Conclusie 1 niet inventief: redelijke verwachting op resultaat
• Kortom (in tegenstelling tot de opvatting van Lundbeck, pleitnota in hoger beroep, onder 27), ook in de omstandigheden van het onderhavige geval bestond er voor de vakman een sterke prikkel om tot scheiden en testen (op gebruikelijke wijze) over te gaan met een redelijke verwachting van resultaat ('reasonable expectation of success') dat een beter product gevonden zou worden.
Conclusie 6: inventieve werkwijze
• Could – would: ontbreken ‘pointer’ [...] voor-zichtigheid geboden, omdat de vraag niet is of de vakman op grond van zijn algemene vakkennis naar de geclaimde werkwijze kon worden geleid, maar of hij daarnaar zou worden geleid, waarvoor door-gaans een aanwijzing ('pointer') naar de geclaimde werkwijze vereist is. Bij het ontbreken van zulk een aanwijzing krijgt een betoog waarin de inventiviteit van de geclaimde werkwijze wordt ontkend licht het karakter van een wetenschappelijke verklaring 'achteraf' (met kennis van de geclaimde uitvinding) waarom de geclaimde werkwijze uitvoerbaar is.
• Veelheid aan keuzes duidt op octrooieerbaarheid
Geen absolute stofbescherming bij nieuwe werkwijze: geen reden de octrooihoudster te belonen buiten haar inventieve bijdrage aan de stand van de techniek.
• Absolute stofbescherming wordt verleend aan hem die voor het eerst de stand der techniek heeft verrijkt met een nieuw èn inventief product. Indien, zoals hier, de inventiviteit slechts gelegen is in de werkwijze waarmee het (nieuwe, doch niet inventie-ve) product voor het eerst wordt verkregen, is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze, voor welke werkwijze en product dan bescherming wordt verleend. Zolang derden niet in staat zijn het product te verkrijgen via een wezenlijk andere bereidingswijze, zoals volgens Lundbeck hier het geval is, is er in feite sprake van een stofbe-scherming. Naarmate er echter wezenlijk andere werkwijzen voor de bereiding van het product aan de stand van de techniek worden toegevoegd, vallen de daarmee verkregen producten, indien toegepast door een derde, niet onder de werkwijze-conclusie van het octrooi.
ABC: Stof nog steeds beschermd als rechtstreeks verkregen voortbrengsel van werkwijze
• Daarmee is niet alleen deze werkwijze nog steeds door het beperkte basisoctrooi beschermd, maar ook, als voortbrengselen die rechtstreeks door toepassing van die werkwijze zijn verkregen, (de basis-verbinding) escitalopram en de niet-toxische zuur-additie-zouten daarvan, waaronder escitalopra-moxalaat. De beperking van het stofoctrooi (dat ge-richt was op escitalopram als zodanig, de niet-toxische zuuradditiezouten daarvan, waaronder es-citalopramoxalaat) tot zulk een werkwijze-octrooi met de hierboven weergegeven nieuwe conclusies 1 en 2, heeft geen gevolgen voor het door het Bureau voor de Industriële Eigendom bij dit stofoctrooi af-gegeven ABC voor het product: 'Escitalopram. des-gewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaard-baar zuuradditiezout, in het bijzonder escitalopra-moxalaat'.
IEPT20120124, Hof Den Haag, Lundbeck v de Generieken
