Merkinschrijving vereist, en negatieve reflexwerking voor aanvullende bescherming ex artikel 6:162 BW. Kort gedingrechter moet in beginsel vonnis afstemmen op eerder oordeel bodemrechter. Niet-ontvankelijk ten tijde van kort geding, wegens ontbreken merkinschrijving; inmiddels wel ingeschreven en ontvankelijk. Hof neemt vooralsnog geldigheid merken aan, nu in bodemprocedure bewijs van kwade trouw depots nog geleverd moet worden.
MERKENRECHT
Kort gedingrechter moet in beginsel vonnis afstemmen op eerder oordeel bodemrechter:
• Indien een rechter in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, dient de rechter in kort geding in beginsel zijn vonnis af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of in en eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, tenzij sprake is van misslag of gewijzigde omstandigheden.
Niet-ontvankelijk ten tijde van kort geding, wegens ontbreken merkinschrijving; inmiddels wel ingeschreven en ontvankelijk.
• Het hof constateert, gelijk ook uit het vonnis in de bodemprocedure volgt (zie rov. 2.12 en 4.3), dat Estrad ten tijde van het instellen van haar vordering in kort geding niet over een ingeschreven merk beschikte voor het teken Red Devil, zodat de voorzieningenrechter, gelet op genoemd tweede lid van artikel 2.19 BVIE, ambtshalve de niet-ontvankelijkheidverklaring had dienen uit te spreken. In zoverre is grief I terecht voorgedragen. Nu Estrad thans evenwel beschikt over een ingeschreven merk voor Red Devil, kan het hof niet alsnog de niet- ontvankelijkheid uitspreken.
Merkinschrijving vereist, en negatieve reflexwerking voor aanvullende bescherming ex artikel 6:162 BW.
• Deze hoofdregel van het Benelux-merkenrecht is vastgelegd in artikel 2.19 BVIE. Artikel 2.19 lid 1 houdt in dat, behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, niemand, welke vordering hij ook instelt in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk moet worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 leden 1 en 2 BVIE, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Aan artikel 2.19 BVIE ligt de gedachte ten grondslag dat geen enkele vordering gegrond op een merk in rechte (kan) worden ingesteld, indien het merk niet is ingeschreven. De registratie vormt de voorwaarde van elke actie tot bescherming van een merk. Op dit systeem is in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE een correctie opgenomen ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel. De correctie houdt in dat geen merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht.
• In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen het inroepen van de nietigheid van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd en het optreden tegen het gebruik daarvan. Een nietigverklaring van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd kan ingevolge artikel 2.28 BVIE in samenhang met artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE in beginsel door iedere belanghebbende – dus ook de rechtmatig voorgebruiker van een niet gedeponeerd teken – worden ingeroepen, terwijl een verbod op het gebruik van dit te kwader trouw gedeponeerde merk uitsluitend kan worden ingesteld door de houder van een ingeschreven merk.
Hof neemt vooralsnog geldigheid merken aan, nu in bodemprocedure bewijs van kwade trouw depots nog geleverd moet worden.
• De bodemrechter heeft geoordeeld dat (nog) niet vaststaat dat de merkdepots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht. Nu de bodemrechter heeft geoordeeld dat Estrad op dit punt nog bewijs dient te leveren en de door Estrad gestelde feiten en omstandigheden in dit kort geding evenmin aantonen dat er een gerede kans is dat de merken van I+A c.s. nietig worden verklaard, gaat het hof vooralsnog er vanuit dat de merken geldig zijn.
IEPT20121218, Hof Leeuwarden, I+A v Estrad
