UNIFIX is een geldig merk voor tegellijm: voldoende onderscheidend vermogen en zowel gezien als één woord als als combinatie van de bestanddelen "uni" en "fix" heeft het niet een zodanig beschrijvend karakter voor de kenmerken van de betrokken waren. Tevens is onvoldoende onderbouwd dat "unifix" in het normale taalgebruik danwel in het handelsverkeer een gebruikelijk woord of gebruikelijke uitdrukking zou zijn geworden. Inbreuk door het gebruik van tekens Uni Fix en UniFix door Decor voor steenlijm wordt aangenomen: identieke tekens (slechts onbeduidende verschillen) en dezelfde waren. Een deel van de verklaring voor recht- en verbodsvorderingen wordt toegewezen, nu Decor de inbreuk inmiddels heeft gestaakt. De gevorderde winstafdracht wordt afgewezen: het gebruik door Decor van de tekens is niet te kwader trouw geweest en toen zij eenmaal op de hoogte was van de merkinschrijving van Schomburg, heeft zij zich verweerd met standpunten die niet bij voorbaat kansloos waren. Ook de gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen: Schomburg heeft op geen enkele wijze aangetoond dat Decor zich daadwerkelijk (een deel van de) omzet van Schomburg heeft toegeëigend.
MERKENRECHT
Schomburg brengt in Nederland tegellijm onder haar merknaam UNIFIX in de handel. Decor heeft tot 2007 steenlijm met het teken Uni Fix dan wel UniFix op de Nederlandse markt aangeboden.
De rechtbank oordeelt allereerst dat eiseres Schomburg houdster is van een geldige inschrijving van het merk UNIFIX: de reconventionele vorderingen tot nietigverklaring en doorhaling van het merk worden afgewezen. De vordering tot nietigverklaring op grond van deponering te kwader trouw is verjaard, nu deze niet is ingesteld binnen een termijn van vijf jaren vanaf de datum van de merkinschrijving (27 oktober 2004). De rechtbank is voorts van oordeel dat het teken UNIFIX voldoende onderscheidend vermogen heeft om de (potentiële) afnemers van Schomburg in staat te stellen haar waren te kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. “Unifix is geen bestaand woord, maar een taalnovum”.
Onder verwijzing naar het Van Dale woordenboek concludeert de rechtbank tevens dat het teken UNIFIX, zowel gezien als één woord als als combinatie van de bestanddelen “uni” en “fix”, niet een zodanig beschrijvend karakter heeft voor de kenmerken van de betrokken waren, dat dit teken zou moeten worden vrijgehouden voor eenieder op grond van het algemeen belang. Ook heeft gedaagde Decor onvoldoende onderbouwd dat “unifix” in het normale taalgebruik dan wel in het handelsverkeer een gebruikelijk woord of een gebruikelijke uitdrukking zou zijn geworden.
Vervolgens wordt aangenomen dat Decor inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Schomburg: de tekens van Decor zijn identiek aan het merk UNIFIX; het gebruik van kleine letters naast de hoofdletters en een spatie zijn dermate onbeduidende verschillen. Er is verder sprake van dezelfde waren, ook al kennen de waren van Schomburg en Decor niet exact dezelfde samenstelling of toepassing. “Door het gebruik van de tekens Uni Fix en UniFix voor de door Decor verkochte steenlijm, wordt afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie van het merk UNIFIX. Door dit gebruik kan bij de (potentiële) afnemer immers de indruk ontstaan dat deze steenlijm afkomstig is van dezelfde producent als de onder het merk UNIFIX verkochte tegellijm. Het feit dat op de verpakkingen van Schomburg tevens de naam Schomburg en op de verpakkingen van Decor tevens de naam Decor voorkomt maakt dit niet anders.”
De rechtbank verklaart voor recht dat Decor inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Schomburg en gebiedt Decor iedere inbreuk op het woordmerk UNIFEX gestaakt te houden, nu vaststaat dat Decor de inbreuk inmiddels heeft gestaakt. De gevorderde winstafdracht wordt afgewezen, aangezien de rechtbank van oordeel is dat het gebruik door Decor van de tekens niet te kwader trouw is geweest en toen zij eenmaal op de hoogte was van de merkinschrijving van Schomburg, heeft zij zich verweerd met standpunten die niet bij voorbaat kansloos waren (UNIFIX is louter beschrijvend, de waar is niet dezelfde, er is geen verwarringsgevaar). De vorderingen tot opgave en vernietiging van voorraden en tot het zenden van een brief aan de afnemers van Decor worden eveneens afgewezen. Dit geldt ook voor de gevorderde schadevergoeding: Schomburg heeft op geen enkele wijze aangetoond dat Decor zich daadwerkelijk (een deel van de) omzet van Schomburg heeft toegeëigend. ”Daarbij speelt onder meer een rol dat de producten van partijen weliswaar tot dezelfde klasse gerekend worden, maar voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt en grotendeels op verschillende plaatsen worden verkocht.”
De overige reconventionele vorderingen van Decor worden ook afgewezen; Decor legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Schomburg onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar door haar afnemers aan te schrijven en dat zij hierdoor schade heeft geleden. Gelet op het feit dat Schomburg een geldig merkrecht had en heeft, mocht zij deze afnemers van Decor aanschrijven.
1019h Rv proceskosten: € 41.333 (in conventie en reconventie).
IEPT20130206, Rb Oost-Brabant, Schomburg v Decor
