GBT maakt ook inbreuk op derde werkwijze-octrooi voor produceren van L-lysine

Gedaagde Global Bio-Chem Technology (GBT) maakt ook inbreuk op het (derde en na oppositie gewijzigde) octrooi van Ajinomoto, dat betrekking heeft op een werkwijze voor het produceren van L-lysine (een aminozuur) door middel van een genetisch gemodificeerde stam van E.coli.

OCTROOIRECHT

Vervolg op IEPT20070822 (tussenvonnis rb). Biochemische zaak tussen eiseres Ajinomoto en gedaagde Global Bio-Chem Technology (GBT), die betrekking heeft op een werkwijze voor het produceren van L-lysine (een aminozuur) door middel van een genetisch gemodificeerde stam van E.coli. In het tussenvonnis werd GBT veroordeeld inbreuk op twee octrooien met betrekking tot die stam te staken (dat oordeel werd recentelijk nog door AG Huydecoper bevestigd in zijn conclusie van 21 december 2012, zie B9 11988). Ten aanzien van het derde octrooi werd de zaak aangehouden hangende de door GBT aangespannen oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau.

Nadat de Technische Kamer van Beroep het derde octrooi gewijzigd in stand had gelaten volgt nu de beslissing van de rechtbank 's-Gravenhage, waarin zij tot het oordeel komt dat GBT ook op dit (derde) octrooi inbreuk maakt. De gevorderde verklaring voor recht en de verbodsvorderingen, voor zover beperkt tot Nederland, zijn daarom toewijsbaar voor het octrooi. Tevens wordt gedaagde geboden haar voorraad aan eiseres af te geven, althans te vernietigen, en opgave te doen van de door haar in Nederland gerealiseerde omzetten en nettowinsten.

Nieuwheid: 5.17. De rechtbank overweegt dat conclusie 5 met Ajinomoto aldus moet worden gelezen dat de in het ldc-gen aan te brengen mutatie door gericht ingrijpen van de mens is ontstaan. Anders gezegd, er moet op enig moment zijn uitgegaan van een stam met een intact ldc-gen (met de kenmerken van conclusie 1) waarin op gerichte wijze een mutatie is gebracht waardoor het anders resulterende lysine decarboxylase niet meer of verminderd actief is. Dit betekent dat natuurlijk of toevallig ontstane bacteriestammen zonder ldc-activiteit de nieuwheid van de conclusie niet kunnen wegnemen. Hierop stuit het nieuwheidsbezwaar van Global ea in al zijn vormen af. (...)

Inventiviteit: 5.29. Steun voor haar opvatting dat er van een uitvinding sprake is, vindt de rechtbank voorts in de uitspraak van de TKB (en van de Oppositieafdeling), die dezelfde mening is toegedaan (r.o. 29-43). (...) Met het inventieve karakter van conclusie 1 is dit tevens gegeven voor de daarvan afhankelijke conclusies 2-9.

Nawerkbaarheid: 5.34. De bezwaren tegen de nawerkbaarheid van conclusie 1 moeten derhalve worden verworpen. Ten aanzien van conclusie 5 is reeds hiervoor overwogen dat zij ziet op door gericht menselijk ingrijpen gemuteerde genen. Aldus gelezen, zijn Escherichia-soorten waarin het ldc-gen van nature niet voorkomt of werkzaam is door de gemiddelde vakman goed te onderscheiden en is de conclusie in zoverre niet te breed. Anders gezegd, conclusie 5 veronderstelt dat de methode wordt toegepast op een Escherichia-soort die het ldc-gen heeft zodat soorten die het gen niet hebben (zoals E. hermanii en de door onder meer Nicoletti gevonden E. coli’s) niet onder het bereik van de conclusie vallen. (...)

Toegevoegde materie: 5.38. Er is zodoende geen sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie.

Inbreuk: 5.40. Ter zitting van 17 januari 2013 is namens Ajinomoto aangegeven dat zij uitsluitend nog inbreuk op conclusie 9 van EP 912 bepleit zodat inbreuk op eventuele overige conclusies geen bespreking behoeft. Bij antwoord hebben Global ea gesteld dat Ajinomoto niet heeft bewezen dat de door haar gebruikte bacterie behoort tot het genus Escherichia, meer specifiek E. coli, omdat niet uit te sluiten is dat de bacterie van het geslacht Shigella is. Onder verwijzing naar hetgeen deze rechtbank in haar tussenvonnis (in beroep door het gerechtshof bevestigd) heeft overwogen, wordt het verweer gepasseerd. Ook het verwijt dat Global ea aan Ajinomoto maken dat het bewijs niet sluitend zou zijn dat een gemuteerd ldc-gen zich op het aangetroffen DNA zou bevinden, gaat niet op. De door Ajinomoto overgelegde experimenten van TNO (prod. 68 Ajinomoto, experiment 4) en Hitachi (prod. 14 Ajinomoto, experiment 6) maken zulks zeer aannemelijk. (...)

5.47. Zodoende staat in deze procedure vast dat de L-lysine van Global ea is vervaardigd met toepassing van de werkwijze van conclusie 9 en is te beschouwen als het rechtstreeks verkregen voortbrengsel ervan, waarop artikel 9 van de richtlijn niet van toepassing is. Daarmee is van inbreuk op conclusie 9 van EP 912 sprake.

IEPT20130320, Rb Den Haag, Ajinomoto v Global