Normaal gebruik van het rode rechthoekige vaantje op Levi's jeans. Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15(1) GMeV kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.
MERKENRECHT
In het kader van een geding tussen Colloseum en Levi Strauss is door het Bundesgerichthof een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15(1) GMeV. De verwijzende rechter wenst te vernemen of aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk, te weten een gebruik dat de rechten van de merkhouder in stand houdt, is voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.
Levi Strauss is houdster van het Gemeenschapswoordmerk “LEVI’S” en een Gemeenschapsbeeldmerk, bestaande uit een rode rechthoekige vaantje uit textiel dat linksboven in de achterzak van broeken e.d. is genaaid en uit de naad steekt. De vraag betreft het normaal gebruik van laatstgenoemd merk (dus zonder het woord LEVI'S erop). Het Hof oordeelt als volgt:
27 Wat de vraag betreft, wanneer een merk, met het oog op de inschrijving ervan, onderscheidend vermogen verkrijgt door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, heeft het Hof in het kader van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke laatste bepaling in wezen overeenstemt met voornoemde bepaling van verordening nr. 40/94, geoordeeld dat de verkrijging van een dergelijk vermogen zowel kan voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (arrest van 7 juli 2005, Nestlé, C‑353/03, Jurispr. blz. I‑6135, punt 30).
28 Los van de vraag of het gebruik een teken als deel van een ingeschreven merk betreft dan wel een teken in samenhang met een ingeschreven merk, is de essentiële voorwaarde dus dat het teken waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, als gevolg van dat gebruik de betrokken kringen duidelijk kan maken dat de waren waarop het betrekking heeft afkomstig zijn van een bepaalde onderneming.
34 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de voorwaarden die gelden bij het onderzoek of een merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94, vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken als gevolg van het gebruik met het oog op de inschrijving ervan in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening.
35 Dienaangaande zij er evenwel op gewezen dat, zoals de Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie opmerken, wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, dit gebruik slechts onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, valt indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.
36 Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.
IEPT20130418, HvJEU, Colloseum v Levi Strauss
