ST mag tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoons niet aan derden leveren

Verkort vonnis. ST is gebonden aan de exclusiviteit van een jaar en mag tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoons niet aan andere afnemers leveren. Een vordering tot recall van reeds aan HTC geleverde microfoons wordt afgewezen, omdat Nokia zich (in Europa) niet kan beroepen op een octrooirecht. Dit is vooralsnog alleen verleend in de VS.

OVEREENKOMST - OCTROOIRECHT

Samenvatting rechtspraak.nl: “Nokia heeft met ST een Parts Purchase Agreement (PPA) gesloten. Uitgangspunt in die overeenkomst is dat voor Nokia gemaakte producten niet aan anderen verkocht mogen worden. Nokia heeft ST uitgenodigd om een aanbod te doen tot ontwikkeling en productie van een nieuw soort microfoon (de ‘Tufnell’). Daarbij is aan de aanbieders toegezegd dat een exclusiviteit van een jaar zou gelden. Hoewel ST in eerste instantie niet als leverancier is geselecteerd is zij wel met de ontwikkeling begonnen en later alsnog leverancier geworden. Zij heeft vervolgens de microfoons behalve aan Nokia ook aan HTC geleverd.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ST evenals de andere fabrikanten is gebonden aan de exclusiviteit van een jaar (geen sprake van de uitzondering in de PPA of een afwijkende afspraak tussen partijen). Dat betekent dat zij tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoon niet aan andere afnemers mag leveren. Een vordering tot 'recall' van al geleverde microfoons wordt echter afgewezen, omdat Nokia zich (in Europa) niet kan beroepen op een octrooirecht; dit is vooralsnog alleen verleend in de Verenigde Staten.”

4.3. Voorshands is onaannemelijk dat de door ST geproduceerde Tufnell microfoon uitsluitend is voortgekomen uit de ontwikkelarbeid van ST. Het basisidee is duidelijk van Nokia afkomstig en onder andere neergelegd in de RFQ. Dit is niet zo maar een set specificaties, maar bevat een nieuw basisprincipe, dat naar voorlopig oordeel als nieuw moet worden gezien. In ieder geval is dat basisidee (een microfoon die een normaal kanaal heeft voor gematigde geluidsdruk en een kanaal voor hoge geluidsdruk) een idee van Nokia en niet van ST. Weliswaar heeft ST dat basisidee verder ontwikkeld en het is zeer wel denkbaar dat zij daarbij eigen vindingen heeft gedaan die zij met een octrooirecht zal kunnen beschermen. Dat neemt niet weg dat de Tufnell microfoon zoals ST die heeft ontwikkeld niet kan worden beschouwd als ‘owned/developed solely by seller’. Uitgangspunt is dus dat dit product dat speciaal voor Nokia werd gemaakt niet aan anderen mocht worden geleverd.

4.6 Uit de onder 2.6 weergegeven presentatie kan evenmin worden afgeleid dat partijen een afwijking van art. 3.3.1 PPA zijn overeengekomen. Ook als met ST zou worden aangenomen dat de test “Mems Tufnel based on Nokia specifications and ST is bound bij NDA and PPA. A formal licence proposal should cover also this item” van Nokia stamt en de tekst “ST need to clarify the items also from legal stand point” de reactie daarop is van ST, is dat in ieder geval onvoldoende om aan te nemen dat Nokia heeft ingestemd met een afwijking van de tussen partijen geldende PPA.

4.7 [...] Voorshands is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat ST, ook al werd zij aanvankelijk niet als leverancier geselecteerd, er op mocht vertrouwen dat toen zij alsnog de opdracht kreeg de door haar ontwikkelde Tufnell microfoon in productie te nemen, de aan beide fabrikanten die aanvankelijk waren geselecteerd toegezegde exclusiviteit voor een jaar ook voor haar zou gelden. Gevolg is dat er van uit moet worden gegaan dat ST (in afwijking van art. 3.3.1) gebonden was aan een exclusiviteit van een jaar, ‘commencing on the date when the mass sales of Nokia product, wich incorporate these Tufnell microphone begin’. Nu niet is betwist dat de verkoop van die Nokiaproducteis begonnen in februari/maart 2013, duurt de exclusiviteit die ST Nokia moet bieden in ieder geval nog tot en met februari 2014. Dat betekent dat de vorderingen onder A toewijsbaar zijn. In beide gevallen mocht zij de Tufnell microfoon niet leveren aan HTC of andere afnemers.

4.8. Vast staat dat in Europa thans geen octrooi geldt voor de vinding van Nokia zoals aan ST geopenbaard, die voor ST de basis is geweest om de Tufnell microfoon (verder) te ontwikkelen. Dat betekent dat de in het octrooirecht geregelde maatregelen bij een inbreuk op een octrooi niet van toepassing zijn. Immers HTC heeft geen product gekocht dat inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom. Van een inbreuk op een absoluut recht is geen sprake. [...]

IEPT20130422, Rb Amsterdam, Nokia v ST