Cassatieberoep slaagt: oordeel van Hof dat absolute stofbescherming slechts wordt verleend (bij nieuwe werkwijze), indien hiermee voor eerst stand van techniek is verrijkt met nieuw én inventief product, is onjuist. Een stof waarvan samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en derhalve op voor hand liggende wijze voortvloeit uit stand van techniek, kan desondanks octrooieerbaar zijn, als uit stand van techniek op prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op inventieve wijze.
OCTROOIRECHT - PROCESRECHT
Vervolg op IEPT20121012 (tussenarrest HR), B9 12167 (conclusie A-G), IEPT20120124 (hof), IEPT20090408 (rb). De Generieken vorderen primair vernietiging van het Nederlandse deel van het Europese octrooi van Lundbeck voor “New enantiomers and their isolation", dat betrekking heeft op escitalopram. Zij stellen daartoe dat dit octrooi niet nieuw dan wel niet inventief is. Het hof heeft het Nederlandse deel van het octrooi inderdaad vernietigd, voor zover het de conclusies 1-5 betreft. De HR vernietigt het bestreden arrest en verwijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag.
OCTROOIRECHT
Op zichzelf bekende stof, die pas door nieuwe en inventieve werkwijze verkregen kan worden, kan inventief en octrooieerbaar zijn.
• Een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek als bedoeld in art. 56 Europees Octrooiverdrag (EOV) en art. 6 ROW 1995, kan desondanks niet voor de hand liggend zijn in de zin van die bepalingen en daarom octrooieerbaar, als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze.
In zodanig geval geldt immers dat ook de stof, hoewel op zichzelf bekend wat betreft samenstelling en mogelijke eigenschappen, niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. In dat geval kan daarom ook een stofoctrooi worden verkregen. Dit is de vaste lijn van de Kamers van beroep van het Europees Octrooibureau (zie de beslissingen die worden aangehaald onder 2.7 van de conclusie van de Advocaat-Generaal). Ook door de hoogste rechters van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is - met betrekking tot het onderhavige octrooi - in deze zin geoordeeld (BGH 10 september 2009, Xa ZR 130/07 en - hoewel de inventiviteit in die uitspraak als zodanig niet meer ter discussie stond - House of Lords, UK, 25 februari 2009, [2009] UKHL 12).
Hof ten onrechte niet vastgesteld dat verwijzing naar rapport, waarvan de inhoud door [eiseres] gemotiveerd is bestreden als onjuist en niet naar behoren onderbouwd, een voldoende betwisting oplevert van de stelling van [eiseres] en kon daarom de stelling van eiseres niet afdoen op de grond dat [eiseres] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan.
• Ook het hiervoor in 4.1 onder (e) vermelde oordeel van het hof kan geen stand houden. [Eiseres] heeft in dit geding gemotiveerd aangevoerd dat escitalopram inventief is op de hiervoor in 4.3 vermelde grond. Blijkens zijn hiervoor in 4.1 onder (d) vermelde oordeel heeft het hof de juistheid van deze stelling tot uitgangspunt genomen. Het heeft voorts in rov. 10.1-12 de stelling van [verweerster 1] en Centrafarm verworpen die inhoudt dat conclusie 6 van EP 066 inventiviteit mist omdat, kort gezegd, de methoden voor scheiding van (de) enantiomeren (van citalopram) voor de hand liggend zijn. Daarbij heeft het hof weliswaar in rov. 12 de waarde in het midden gelaten van het door [verweerster 1] en Centrafarm in het geding gebrachte rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008 - volgens welk rapport de enantiomeren van citalopram kunnen worden bereid langs een andere weg dan beschreven bij conclusie 6, namelijk met gebruik van desmethylcitalopram als precursor - maar het heeft niet vastgesteld dat de verwijzing naar dat rapport, waarvan de inhoud door [eiseres] gemotiveerd is bestreden als onjuist en niet naar behoren onderbouwd, een voldoende betwisting oplevert van de stelling van [eiseres]. Het heeft de stelling van [eiseres] reeds daarom niet kunnen afdoen op de grond dat [eiseres] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan.
Bewijslast nietigheid octrooi rust op degene die nietigheid inroept, ook inzake bewijs dat bereidingswijze stof onbekend is.
• Nu [verweerster 1] en Centrafarm vernietiging van het octrooi vorderen wegens het ontbreken van inventiviteit, rust de bewijslast van de stelling dat die inventiviteit ontbreekt, in beginsel op hen (art. 150 Rv). Dit wordt niet anders doordat het hier het bewijs betreft van een eis als bedoeld hiervoor in 4.3, te weten dat geen (andere) werkwijze bekend is om de geclaimde stof te bereiden.
Rechter niet gehouden “problem-solution-approach” te gebruiken voor beoordelen inventiviteit
• Overigens verdient opmerking dat, anders dan onderdeel 4a tot uitgangspunt neemt, de rechter bij de beantwoording van de vraag of een uitvinding al dan niet behoort tot de stand van de techniek of daaruit op voor de hand liggende wijze voortvloeit als bedoeld in art. 56 EOV en art. 6 ROW, niet gehouden is de in het onderdeel bedoelde 'problem-and-solution-approach' toe te passen.
Nieuw octrooi relevant voor oordeel dat sprake is van een andere stof met eigen therapeutische werking in de zin van ABC-Verordening
• Gelet op de doelstelling van Verordening 469/2009 - te weten de verlengde bescherming van geneesmiddelen waarvoor een octrooi is verleend -, mocht het hof zich, anders dan het onderdeel betoogt, mede laten leiden door het feit dat een nieuw octrooi voor escitalopram is verleend.
