Onvoldoende onderbouwd dat partij Goodyear-banden (onder douanetoezicht) bestemd is voor verhandeling in EU

Enkele fysieke binnenbrengen van partij Goodyear-banden op grondgebied van EU is geen 'invoeren' in merkenrechtelijke zin: partij bevindt zich onder douanetoezicht en banden kunnen als niet-communautaire goederen (nog) niet in de EU verhandeld worden. Merkhoudster Goodyear kan zich wel verzetten, indien partij banden onder douanetoezicht te koop wordt aangeboden en/of wordt verkocht in de EU. Goodyear heeft echter onvoldoende onderbouwd gesteld met betrekking tot (dreigende) verhandeling in EU om (dreigende) merkinbreuk aan te nemen. Opheffing beslagen.

MERKENRECHT - PROCESRECHT

Eiseres Goodyear ontwikkelt en verkoopt rubberen banden voor diverse voertuigen en is houdster van het woordmerk GOODYEAR. Na bericht te hebben ontvangen van de Belastingdienst dat een aangetroffen zending vanuit Senegal mogelijk inbreuk maakte op haar intellectuele eigendomsrechten, heeft Goodyear conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op deze partij banden. In een door DIF aangespannen kort geding heeft de voorzieningenrechter de vordering tot opheffing van het beslag en het in reconventie gevorderde verbod tot inbreuk op de merken van Goodyear afgewezen (IEPT20120803); dit vonnis is vervolgens door het hof bekrachtigd (IEPT20121218). Goodyear vordert in deze bodemprocedure onder meer staking van elk inbreukmakend gebruik van haar merken.

Beide partijen gaan ervan uit dat de door de douane onderschepte partij op het moment dat Goodyear daar beslag op heeft laten leggen zich onder douanetoezicht bevond en dus (nog) niet was ingevoerd. Het geschil spitst zich toe op de vraag of onder omstandigheden daarmee inbreuk is gepleegd op Goodyears merkrechten. De rechtbank oordeelt dat het enkele fysieke binnenbrengen van de partij op het grondgebied van de EU op basis van de Class-uitspraak van het HvJEU (IEPT20051018) niet kan worden aangemerkt als ‘invoeren’ in merkenrechtelijke zin. De partij bevindt zich onder douanetoezicht en de banden kunnen als niet-communautaire goederen (nog) niet in de EU verhandeld worden. Daarvoor is namelijk noodzakelijk dat zij eerst onder de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen worden geplaatst en dit is nog niet gebeurd.

Goodyear kan zich als merkhoudster wel tegen het handelen van DIF ten aanzien van de partij banden verzetten als de partij banden te koop wordt aangeboden en/of verkocht, terwijl de partij is geplaatst onder douanetoezicht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat de partij in de EU in de handel wordt gebracht. In een dergelijk geval kan sprake zijn van ‘aanbieden’ en ‘in de handel brengen’; het is aan merkhoudster Goodyear om dit te bewijzen. Goodyear heeft echter onvoldoende onderbouwd gesteld met betrekking tot (de dreiging van) verhandeling in de EU om (dreigende) merkinbreuk te kunnen aannemen en haar vorderingen zullen daarom worden afgewezen. De in reconventie gevorderde opheffing van de beslagen wordt toegewezen, nu de afwijzing van Goodyears vorderingen de onrechtmatigheid van de gelegde beslagen met zich meebrengt. Goodyear is tevens gehouden de als gevolg van de onrechtmatige beslaglegging door DIF geleden schade te vergoeden.

IEPT20130612, Rb Den Haag, Goodyear v DIF