Octrooi van Bayer voor 'Drospirenon [...] mit weniger als 0,2% Verunreinigung' niet nietig: geen sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie en geclaimde materie vloeit niet op voor hand liggende wijze voort uit stand van techniek. In reconventie gevorderde verbod op inbreuk, opgave, recall en schadevergoeding dan wel winstafdracht toegewezen, nu Sandoz de gestelde inbreuk slechts heeft betwist met stelling dat octrooi van Bayer nietig is. Compensatie van proceskosten in conventie.
OCTROOIRECHT
Eiseres Sandoz brengt het generieke anticonceptiemiddel Ethinylestradiol/Drospirenon Sandoz in Nederland op de markt. Gedaagde Bayer is houdster van een Europees octrooi voor een ‘Verfahren zur Herstellung von Drospirenon und Zwischenprodukte davon’ en van het daarvan afgesplitste Europees octrooi voor “Drospirenon [...] mit weniger als 0,2% Verunreinigung”. Bij vonnis in kort geding van 27 juni 2012 (IEPT20120627) werd Sandoz veroordeeld inbreuk in Nederland op dit laatste octrooi van Bayer, onder andere door de productie en verhandeling van EE/DRSP Sandoz, te staken. Sandoz vordert nu vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi van Bayer en stelt daartoe dat het octrooi nietig is omdat het toegevoegde materie bevat en dat het octrooi niet nieuw, althans niet inventief is. De vordering wordt afgewezen.
De rechtbank komt tot de conclusie dat geen sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie. De oorspronkelijke aanvrage biedt namelijk een duidelijke en ondubbelzinnige basis voor de in het octrooi afzonderlijk geclaimde watereliminatiestap, zodat van intermediate generalisation geen sprake is (ro 4.8-4.12). Verder is de rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie geen essentieel kenmerk van de uitvinding die in het oorspronkelijke octrooi wordt geopenbaard, zodat weglating daarvan in het octrooi van Bayer niet leidt tot ontoelaatbare toegevoegde materie (ro 4.13-4.15).
De rechtbank is voorts van oordeel dat de in het octrooi geclaimde materie niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De stand van de techniek bevat geen pointer die de gemiddelde vakman er toe zou brengen om 5-β-OH-DRSP als uitgangsstof te nemen en daaraan pTSA als watereliminatiemiddel toe te voegen (in een afzonderlijk reactieproces), zodat een verbeterde opbrengst DRSP met minder bijproducten wordt verkregen.
Nu Sandoz de door Bayer gestelde inbreuk slechts heeft betwist met de stelling dat het octrooi nietig is en dit verweer dus faalt, staat die inbreuk vast zodat het in reconventie gevorderde (inbreukverbod, opgave, recall, schadevergoeding dan wel winstafdracht) wordt toegewezen. De proceskosten in conventie worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt: het octrooi wordt niet vernietigd, maar is gelet op de beslissing van de Technische Kamer van Beroep wel in aanzienlijk beperktere vorm in stand gebleven dan het octrooi waartegen Sandoz haar vorderingen bij dagvaarding heeft gericht. Aldus is Sandoz noch Bayer te beschouwen als meest in het ongelijk gestelde partij.
IEPT20130619, Rb Den Haag, Sandoz v Bayer
