Begrip kwade trouw in zin van artikel 4(4)(9) van Merkenrichtlijn is autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd in Europese Unie. Bij uitleg van dit begrip moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren van concrete geval die bestaan op tijdstip van indiening merkaanvraag. Omstandigheid dat aanvrager weet of behoort te weten dat derde in buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat niet voor kwade trouw. Geen ruimte voor lidstaten om bijzondere beschermingsregeling voor buitenlandse merken in te voeren die afwijkt van regeling van artikel 4(4)(g) Merkenrichtlijn, en dat berust op feit dat aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.
MERKENRECHT
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van het begrip “kwade trouw” in de zin van artikel 4(4)(g) van de Merkenrichtlijn. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Malaysia Dairy Industries en Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Deense commissie van beroep voor octrooien en merken) over de rechtmatigheid van een beslissing van deze commissie om de merkinschrijving van een plastic fles nietig te verklaren op grond dat Malaysia Dairy op het tijdstip van indiening van haar merkaanvraag het buitenlandse merk van Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Yakult) kende. Volgens de verwijzende rechter zijn partijen het niet eens over de vraag of het begrip “kwade trouw” op eenvormige wijze moet worden uitgelegd in het Unierecht en of het om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling, volstaat dat de aanvrager het buitenlandse merk kende of behoorde te kennen.
Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:
1) Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „kwade trouw” in de zin van deze bepaling een autonoom begrip van Unierecht is dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Europese Unie.
2) Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van deze bepaling vast te stellen, rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling.
3) Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten niet de ruimte laat om een bijzondere beschermingsregeling voor buitenlandse merken in te voeren die afwijkt van de regeling waarin deze bepaling voorziet, en berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.
IEPT20130627, HvJEU, Malaysia Dairy
