Geen sprake van geoorloofd refererend merkgebruik van AEX-merken van Euronext: gedaagden gebruiken de met AEX-merken gelijke resp. overeenstemmende tekens feitelijk als productnaam om een met Euronext opties concurrend eigen product aan te duiden, hetgeen zich niet verdraagt met vereisten voor geoorloofd refererend merkgebruik. Bovendien doen betreffende tekens ook afbreuk aan herkomstfunctie van AEX-merken: (in)direct verwarringsgevaar mogelijk, gezien overeenstemming tussen tekens en merken, dezelfde (beleggings)diensten en feit dat het om bekende merken gaat.
MERKENRECHT
Eiseres Euronext beheert en publiceert de AEX-index en is houdster van onder meer de woordmerken AEX, AEX-INDEX, EURONEXT, AX1, AX2, AX4, AX5 en A6, A10, A15, A20 en A27 (AEX-merken). Gedaagde BinckBank is een online beleggersbank die particuliere beleggers in staat stelt om te handelen in aandelen en derivaten. In 2008 is BinckBank onder de naam “The Order Machine” of “TOM” een samenwerkingsverband aangegaan met het handelshuis Optiver. Tom heeft recent optieproducten geïntroduceerd, die als onderliggende waarde de stand van de AEX-index gebruiken en gebruikt voor deze Tom index-opties dezelfde ticker symbolen als Euronext voor haar index-opties gebruikt met het verschil dat daaraan een ‘T’ is toegevoegd (bijv. AEXT of AX1T). BinckBank gebruikt voor deze Tom index-opties dezelfde ticker symbolen als Euronext.
Euronext meent dat gedaagden met het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor haar ticker symbolen inbreuk maken op haar AEX-merken. De inbreukvorderingen van Euronext worden toegewezen. Gedaagden hebben niet bestreden dat de AEX-merken geldige merken zijn, door hen worden gebruikt voor dezelfde diensten en gelijk zijn aan resp. overeenstemmen met de AEX-merken van Euronext. Evenmin bestrijden zij dat die merken bekende merken zijn. Het verweer van gedaagden beperkt zich tot de stelling dat het gebruik van de tekens geoorloofd refererend merkgebruik is; zij stellen daartoe dat zij de tekens gebruiken om een kenmerk van de opties aan te geven, te weten de onderliggende waarde en de kenmerken van de opties.
De voorzieningenrechter volgt hun standpunt niet. In casu geldt namelijk dat gedaagden de met de AEX-merken gelijke althans overeenstemmende tekens feitelijk gebruiken als productnaam om een met de Euronext opties concurrerend eigen product aan te duiden, hetgeen zich voorshands oordelend niet verdraagt met de vereisten voor geoorloofd refererend merkgebruik. Hoewel het gedaagden vrijstaat aan te geven dat zij opties ter verhandeling aanbieden waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index, is het niet nodig om deze tekens ook in de productnaam, het ticker symbool, zelf op te nemen.
Het gebruik van de tekens doet ook afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Door de gelijkenis tussen de merken en de tekens, indachtig ook het feit dat deze worden gebruikt voor dezelfde (beleggings)diensten en aangenomen moet worden dan het om bekende merken gaat, bestaat immers de mogelijkheid dat hierdoor bij de gemiddelde belegger, verwarring wordt gewekt tussen de AEX-merken van Euronext en de door gedaagden gehanteerde tekens (directe (herkomst)verwarring), dan wel indirecte verwarring wordt gewekt, bijvoorbeeld doordat de indruk wordt gewekt dat Euronext en gedaagden een zekere commerciële (of bijzondere) relatie met elkaar onderhouden.
IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
