Geen merkinbreuk of onrechtmatige mededinging door gebruik teken "LiveSafe"

Geen inbreuk op grond van artikel 2.20(1)(a) BVIE: geen sprake van identiek teken, nu beeldbestanddelen van merk "LIVESAFE" niet voorkomen in teken "LiveSafe" van McAfee. Geen verwarringsgevaar tussen tekens: merk heeft van huis uit een zo zwak onderscheidend vermogen dat mate van overeenstemming tussen merk en teken (alleen overeenstemming tussen woordbestanddelen van merk, die niet bijdragen aan onderscheidend vermogen, en teken) onvoldoende is om tot verwarring te leiden, ondanks feit dat sprake is van een grote mate van soortgelijkheid van waren. Ook geen verwarringsgevaar tussen merk zoals gebruikt en teken, gelet op feit dat software die McAfee aanbiedt in veel geringere mate soortgelijk is aan waren waarvoor merk daadwerkelijk gebruikt wordt dan aan software in algemeen en gelet op mate van overeenstemming tussen tekens, ondanks feit dat onderscheidend vermogen door gebruik enigszins is toegenomen. Geen onrechtmatige mededinging door creëren van verwarringsgevaar met onderneming van Livesafe: partijen zijn geen concurrenten en verwarringsgevaar wordt voorkomen doordat McAfee stelselmatig haar eigen handelsnaam gebruikt in context met teken LiveSafe.

MERKENRECHT – ONRECHTMATIGE MEDEDINGING

Eiseres Livesafe drijft een onderneming die alarmeringssystemen voor de persoonlijke veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt, en is rechthebbende op het Benelux woord-/beeldmerk “LIVESAFE”. Gedaagde McAfee heeft in een persbericht haar nieuwe product “LiveSafe” aangekondigd en biedt dit product via haar website aan. Eiseres vordert nu een verbod inbreuk te maken op haar merk en handelsnaam, en een rectificatie op de websites van McAfee. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Geen inbreuk op grond van artikel 2.20(1)(a) BVIE, omdat geen sprake is van een identiek teken: de beeldbestanddelen die onderdeel uitmaken van het Livesafe merk komen niet voor in het door McAfee gebruikte teken en dat verschil is niet zo onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen.

Verwarringsgevaar tussen de tekens op grond van artikel 2.20(1)(b) BVIE wordt ook niet aangenomen: het Livesafe merk heeft van huis uit een zo zwak onderscheidend vermogen dat de mate van overeenstemming tussen het Livesafe merk en het teken (alleen overeenstemming tussen de woordbestanddelen van het merk, die niet bijdragen aan het onderscheidend vermogen, en het teken) onvoldoende is om tot verwarring te leiden, ondanks het feit dat sprake is van een grote mate van soortgelijkheid van de waren. De woordcombinatie ‘livesafe’ (leef veilig) bestaat namelijk uitsluitend uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waar, zodat het woordelement van het merk van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft. Het merk dankt haar onderscheidend vermogen slechts aan de beeldbestanddelen.

Vervolgens wordt bekeken in hoeverre sprake is van toename van het onderscheidend vermogen door gebruik van het merk en of dat leidt tot verwarringsgevaar. De voorzieningenrechter oordeelt dat het onderscheidend vermogen van het merk slechts in geringe mate is toegenomen en dan specifiek voor de trackers van Livesafe en de bijbehorende alarmeringsdienstverlening.  Het feitelijk gebruik van het Livesafe merk voor de trackers en de bijbehorende dienstverlening leidt vervolgens niet tot een grotere beschermingsomvang van het merk voor de gehele warencategorie software. De warenomschrijving software is namelijk zo algemeen dat daarbinnen subcategorieën zijn te onderscheiden die in sommige gevallen slechts in geringe mate door het publiek als soortgelijk zullen worden beschouwd. Gekeken dient derhalve te worden naar de soortgelijkheid tussen de specifieke waar waarvoor die toename van het onderscheidend gebruik heeft plaatsgevonden en de waar van McAfee.

De software die McAfee aanbiedt is echter in veel geringere mate soortgelijk aan de waren waarvoor Livesafe haar merk daadwerkelijk gebruikt dan aan software in het algemeen. Gelet daarop en op de mate van overeenstemming van merk en teken, bestaat er ook geen verwarringsgevaar tussen het Livesafe merk zoals gebruikt en het teken van McAfee, ondanks het feit dat het onderscheidend vermogen door het gebruik enigszins is toegenomen. Er is verder geen sprake van onrechtmatige mededinging doordat McAfee een teken gebruikt als merk dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de oudere handelsnaam van Livesafe (artikel 6:162 BW jo. artikel 10bis UvP). Partijen opereren namelijk niet op dezelfde markt en kunnen derhalve niet als concurrenten worden gezien. Bovendien wordt verwarringsgevaar voorkomen doordat McAfee stelselmatig haar eigen handelsnaam vooraf laat gaan aan het gebruik van het teken ‘LiveSafe’, dan wel in dezelfde zin, in dezelfde domeinnaam of op dezelfde webpagina duidelijk noemt.

IEPT20130731, Rb Den Haag, Livesafe v McAfee