(Met dank aan Menno Heerma van Voss, SOLV, en Wim Maas en Frederick Leentfaar, Deterink).
Handelsnaam- en merkgebruik van tekens Talensshop en Talensshop.nl, en domeinnaam talensshop.nl. Verwarringsgevaar tussen TALENS-merken en tekens Talensshop en Talensshop.nl: overeenstemmende totaalindrukken, betreffende waren en diensten stemmen in hoge mate overeen, relevante publiek bestaat uit eindverbruikers van producten van Talens en TALENS-merken zijn bekend. Ook sprake van kielzogvaren, nu geïntimeerde met gebruik van woord Talens in handelsnaam en merk indruk wekt dat er bijzondere commerciële band bestaat tussen zijn onderneming en Talens. Voldoende aannemelijk dat gebruik van disclaimers indruk niet wegneemt. Tevens verzet op grond van artikel 2.20(1)(d) BVIE tegen gebruik van tekens als handelsnaam, metatag en geregistreerd hebben/houden van niet actieve domeinnamen waarin merk Talens is opgenomen. Nu indruk wordt gewekt dat bijzondere band bestaat met Talens, is geen sprake van eerlijk gebruik en heeft Talens gegronde reden (artikel 2.23 BVIE) om zich te verzetten tegen gebruik van haar merken door geïntimeerde voor zover deze Talens-merken gebruikt anders dan ter aankondiging van verdere verhandeling van Talens-producten.
MERKENRECHT
Vervolg op IEPT20120702 (vzr). Appellante Talens maakt op grond van haar handelsnaam- en merkrechten bezwaar tegen het gebruik door geïntimeerde van de domeinnaam talensshop.nl, de daarmee verwante tekens Talenswinkel en Talensshop en de Talensbeeldmerken op de website en de facebook-, twitter- en youtubepagina’s van geïntimeerde. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen, omdat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen beide tekens in handelsnaamrechtelijke en merkrechtelijke zin en verder is voldaan aan de vereisten voor bonafide refererend merkgebruik zoals neergelegd in de WIPO Louis Latour-zaak. De grieven richten zich tegen deze twee oordelen.
Naar oordeel van het hof gebruikt geïntimeerde de tekens Talensshop en Talensshop.nl als handelsnaam, nu voldoende aannemelijk is gemaakt dat de naam waaronder de webwinkel van geïntimeerde zich bij het publiek ter identificatie aandient nog steeds deze tekens is, ondanks overdracht van de onderneming aan Artimat. Geïntimeerde maakt tevens gebruik van deze tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop (de verkoop van Talens-producten). Gelet hierop en op de onder de domeinnaam actieve website, moet het gebruik van de domeinnaam ook worden aangemerkt als handelsnaam- en merkgebruik.
Verwarringsgevaar tussen de merken van Talens en de litigieuze tekens wordt aangenomen: er is sprake van overeenstemmende totaalindrukken (het dominerende en meest onderscheidende onderdeel is het woordelement “Talens”), de waren en diensten stemmen in hoge mate overeen, het relevante publiek bestaat uit de eindverbruikers van schilder- en tekenbenodigdheden, in het bijzonder van Talens, en de merken van Talens zijn bekend. Tevens is er sprake van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van marktleider Talens, nu geïntimeerde met het gebruik van het woord ‘Talens’ in zijn handelsnaam of merk bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzondere commerciële band bestaat tussen zijn onderneming en Talens. Talens heeft dit aan de hand van een marktonderzoek voldoende aannemelijk gemaakt, alsook dat het gebruik van de disclaimers en de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ op de website die indruk niet wegneemt. Het gebruik van het woord ‘dealer’ suggereert bovendien zelfs eerder een bijzondere band met Talens.
Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan Talens zich vervolgens ook verzetten tegen het gebruik van de tekens als handelsnaam, metatag alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het merk Talens is opgenomen. Het hof acht aannemelijk dat deze domeinnamen zijn geregistreerd met de intentie om ze te gebruiken voor soortgelijke webwinkels als Talensshop.
Nu geïntimeerde bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzondere band bestaat tussen zijn onderneming en Talens, is er geen sprake van eerlijk gebruik als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE en heeft Talens een gegronde reden (artikel 2.23 lid 3 BVIE) om zich te verzetten tegen gebruik van haar merken door geïntimeerde voor zover deze de Talens-merken gebruikt anders dan ter aankondiging van de verdere verhandeling van Talens-producten. Talens kan zich derhalve op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gewraakte gebruik van de tekens Talensshop en Talensshop.nl, zodat haar grieven in zoverre slagen en haar vorderingen alsnog worden toegewezen.
IEPT20130813, Hof Den Haag, Talens v Talensshop
