Nationale rechter kan het uitsluitende merkrecht niet beperken, anders dan conform artikel 5 t/m 7 Merkenrichtlijn.Bij verval instemming merkhouder met voortbestaan gedeeld gebruik merk met derde, dient merkhouder het merkrecht voor de betreffende waren aan die derde te kunnen tegenwerpen en zelf het merk voor die waren te kunnen gebruiken.
MERKENRECHT
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5 van de Merkenrichtlijn en is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Martin Y Paz, en anderzijds D. Depuydt en Fabriek van Maroquinerie Gauquie, over het gebruik van merken waarvan Martin Y Paz houdster is. FMG is houdster van het woordmerk “Nathan” en is met MyP overeengekomen dat beiden het merk mochten gebruiken, elk voor andere waren (MyP voor kleine lederwaren en FMG voor handtassen en schoenen). MyP heeft vervolgens het beeldmerk “N” en het woordmerk “Nathan Baume” geregistreerd en heeft zich op grond van deze merken verzet tegen het gebruik door FMG van gelijke of overeenstemmende tekens (voor handtassen en schoenen). De verwijzende rechter, het Belgische Hof van Cassatie, wenst te vernemen of artikel 5 van de Merkenrichtlijn zich ertegen verzet dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans dit gebruik wil verbieden, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:
Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.
Enkele overwegingen:
57 Ten tweede dient te worden opgemerkt dat een toestemming als die welke op basis waarvan Gauquie voor handtassen en schoenen tekens mag gebruiken die gelijk zijn aan de merken van Martin Y Paz, weliswaar leidt tot uitputting van het uitsluitende recht in de zin van artikel 7 van deze richtlijn, maar enkel voor de exemplaren van de waar die voor het eerst in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht door de persoon aan wie toestemming werd verleend (zie in die zin arresten van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois, C‑173/98, Jurispr. blz. I‑4103, punten 19 en 20, en Coty Prestige Lancaster Group, reeds aangehaald, punt 31). Uit deze rechtspraak alsmede uit de formulering zelf van dat artikel 7 vloeit voort dat de derde aan wie deze toestemming werd verleend en die zich derhalve op uitputting van het uitsluitende recht kan beroepen voor alle door hem in de EER in de handel gebrachte exemplaren van de waar waarvoor die toestemming geldt, zich niet langer op een dergelijke uitputting kan beroepen wanneer aan de toestemming een einde wordt gemaakt.
59 In casu kan het aan de merken van Martin Y Paz verbonden uitsluitende recht dat deze thans wil uitoefenen, vallen onder de hypothese als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, te weten het geval waarin de houder van een merk zich ertegen verzet dat een derde zonder zijn toestemming gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan dat merk voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.
60 Indien moet worden aangenomen dat Gauquie, sinds Martin Y Paz haar wil heeft geuit om haar uitsluitende recht tegen Gauquie uit te oefenen, inderdaad gebruik maakt van tekens die gelijk zijn aan de merken van Martin Y Paz zonder toestemming van deze laatste, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om dit te onderzoeken, zal deze rechter overeenkomstig het bepaalde in punt 58 van het onderhavige arrest dienen te beoordelen of dit gebruik in de omstandigheden van het concrete geval afbreuk doet of kan doen aan een van de functies van die merken. Indien zou blijken dat sprake is of kan zijn van een dergelijke afbreuk, dient te worden geoordeeld dat het ontnemen van de mogelijkheid voor Martin Y Paz om haar uitsluitende recht uit te oefenen tegen dat door Gauquie gemaakte gebruik, verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104.
IEPT20130919, HvJEU, Martin Y Paz v Fabrique van Maroquinerie Gauquie
