Beroepsfout merkengemachtigde: slechts beperkt tot verrichten van merkinschrijvingen

Maatstaf voor beroepsfout merkengemachtigde: deskundig advies over merkenrechtelijke positie. Beroepsfout merkengemachtigde X jegens eiseres: slechts beperkt tot verrichten van inschrijvingen van merken TASK24; beschikbaarheidsonderzoek en daarop aansluitende advisering nagelaten. Causaal verband tussen beroepsfout en door eiseres geleden schade, wegens rebranding. (Deels) eigen schuld van eiseres: gelet op grote belangen had zij een eigen basaal onderzoek naar mogelijke bedrijfsrisico’s moeten verrichten.

MERKENRECHT

In het kader van een op handen zijnde management buy out heeft eiseres Nsypre de werkzaamheden rondom de benodigde nieuwe bedrijfsnaam TASK24, waaronder de merkbescherming, uitbesteed aan een marketingbureau. Gedaagde Nederlandsch Octrooibureau heeft vervolgens in 2008 gezorgd voor inschrijving van het woordmerk “TASK24” en het woord-/beeldmerk “TASK24” in de klassen 35 en 42 als Gemeenschapsmerken op naam van eiseres. Bij vonnis in kort geding van 29 september 2010 heeft de rechtbank Utrecht eiseres verboden inbreuk te maken op de (oudere) TASK-merken en de handelsnamen van de TASK-groep, in het bijzonder door het gebruik van de naam TASK24 of een daarmee overstemmend teken. Eiseres heeft zich neergelegd bij dit vonnis en is per 1 januari 2011 een nieuwe handelsnaam en nieuwe merken gaan voeren. Voor deze rebranding van TASK24 naar NSPYRE heeft eiseres aanzienlijke kosten moeten maken.

Eiseres vordert een verklaring voor recht dat gedaagde jegens haar wanprestatie of een onrechtmatige daad heeft gepleegd en betaling van een schadevergoeding van minstens € 1.119.453. Eiseres stelt daartoe dat gedaagde jegens haar meerdere beroepsfouten heeft gemaakt en voor de daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk is. De rechtbank stelt voorop dat als maatstaf voor een eventuele beroepsfout het criterium heeft te gelden, of gedaagde in 2008 al dan niet heeft gehandeld jegens eiseres overeenkomstig de zorgvuldigheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend merkgemachtigde mag worden gevergd. Voor een juist met het oog op de deskundigheid ingeschakelde merken gemachtigde ligt de meetlat in beginsel hoog: op een bij uitstek specialistisch en financieel gevoelig vakgebied als het merkenrecht mag van een gemachtigde worden gevergd dat hij zijn opdrachtgevers deskundig adviseert over hun merkenrechtelijke positie. Dit geldt met name in het geval van niet gespecialiseerde (achterliggende) opdrachtgevers.

Eiseres mocht in de voor haar hectische periode van de management buy out in 2008 van gedaagde redelijkerwijs verwachten dat zij adequate informatie zou verwerven en zou doorvragen naar de werkelijke bedoelingen, motieven en belangen van eiseres als de achterliggende opdrachtgever, en dat zij aan eiseres adequate, duidelijke en bedrijfsmatig relevante informatie en adviezen over merkenrechtelijke bescherming zou verschaffen. Ook mocht eiseres in dit verband redelijkerwijs verwachten dat gedaagde zich niet zou beperken tot verrichtingen waarom uitdrukkelijk was gevraagd, maar dat gedaagde ook zelfstandig zou beoordelen wat op het gebied van merkbescherming eventueel nog meer relevant was voor eiseres, en dat gedaagde hierover duidelijk en tijdig zou adviseren aan eiseres.

De rechtbank is vervolgens van oordeel dat gedaagde in 2008 jegens eiseres een beroepsfout heeft gemaakt en aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte en daaraan toe te rekenen schade. Het staat vast dat merkengemachtigde X van gedaagde zich slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen; gedaagde heeft als deskundige nagelaten om de werkelijke bedoelingen en mogelijkheden van haar opdrachtgever te achterhalen. Ook een beschikbaarheidsonderzoek en een daarop aansluitende advisering heeft gedaagde nagelaten, zodat aan eiseres de kans is ontnomen om bij wijze van informed consent een verantwoorde en afgewogen, goed geïnformeerde keuze voor haar beoogde nieuwe merknaam en handelsnaam TASK24 te maken en om de risico’s daarvan in te schatten.

Partijen zijn het erover eens dat de oudere TASK-merken van de TASK-groep uit een beschikbaarheidsonderzoek door gedaagde in 2008 zonder meer als mogelijk relevant risico naar voren zouden zijn gekomen. In dit geval bestaat aldus het vereiste causaal verband tussen de beroepsfout en de door eiseres gestelde schadeposten. Wel is de rechtbank van oordeel dat eiseres in de feitelijke omstandigheden van het geval een relevante mate van eigen schuld moet worden verweten. Gelet op de grote financiële en overige belangen van eiseres kon van haar worden gevergd dat zij door eigen basaal onderzoek (zoektocht op het algemene internet of onderzoek bij de KvK), de mogelijke bedrijfsrisico’s ook zelf had ingeschat. Partijen worden voor wat betreft het percentage van de vaststaande eigen schuld van eiseres, evenals de aan de beroepsfout toe te rekenen schadeposten, verwezen naar de schadestaatprocedure.

IEPT20130925, Rb Den Haag, Nspyre v Nederlandsch Octrooibureau