Verwarringsgevaar tussen EVOLUTION- en REVOLUTION-merken: nawerking jarenlange relatie

Schorsing van procedure in reconventie ten aanzien van gevorderde nietigverklaring van EVOLUTION-merken en van procedure in conventie, in afwachting van beslissing van BHIM over geldigheid van PRESTIGE EVOLUTION merk. Geen vervallenverklaring van EVOLUTION 3GS merk wegens non usus: merk instandhoudend gebruik door Greenfields en Fieldturf (licentienemer). Verwarringsgevaar tussen EVOLUTION- en REVOLUTION-merken: overstemmende tekens, dezelfde waren en nawerking jarenlange relatie.

MERKENRECHT

Bij vonnis in kort geding van 11 juli 2012 (IEPT20120711) heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat zowel gebruik van het merk REVOLUTION als van FIELDTURF REVOLUTION door Fieldturf inbreuk maakt op de merkrechten van Ten Cate ten aanzien van haar merk EVOLUTION en is er een verbod uitgesproken op het gebruik van het teken REVOLUTION voor onder meer kunstgras(garen) met gelding in de Europese Unie. Ten Cate heeft vervolgens in een procedure bij het BHIM de nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk PRESTIGE EVOLUTION van Fieldturf gevorderd; deze procedure is geschorst totdat onherroepelijk zal zijn beslist over de in reconventie in de onderhavige zaak gevorderde vervallenverklaring van het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS van Ten Cate. Ten Cate vordert in deze bodemprocedure onder meer een merkinbreukverbod met gelding in de gehele Europese Unie. In reconventie vordert Fieldturf vervallenverklaring van het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS (wegens niet-normaal gebruik) en nietigverklaring van de overige EVOLUTION-merken van Ten Cate.

Fieldturf baseert de gevorderde nietigverklaring van de EVOLUTION-merken op de rangordebepalingen en op de grondslag depot te kwader trouw ten opzichte van haar PRESTIGE EVOLUTION merk. De beslissing van het BHIM over de geldigheid van dit merk is dan ook relevant voor de te nemen beslissing van de rechtbank ten aanzien van de geldigheid van de EVOLUTION-merken. Een schorsing van de procedure in reconventie ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van de EVOLUTION-merken is dan ook aangewezen. Dit geldt ook voor de procedure in conventie nu voor de beslissing op de vorderingen van Ten Cate de geldigheid van de EVOLUTION-merken ook van belang is.

Vanwege de schorsing door het BHIM ziet de rechtbank wel aanleiding om in reconventie op de gevorderde vervallenverklaring van het EVOLUTION 3GS merk reeds in het dictum te beslissen omdat anders een patstelling ontstaat. De rechtbank concludeert dat het recht van Ten Cate op dit Beneluxwoordmerk niet is komen te vervallen wegens non-usus: er is onweersproken aangevoerd dat Greenfields sinds 2011 kunstgras op de markt brengt in de Benelux onder de naam EVOLUTION XQ. De toevoeging van het element XQ onder gelijktijdige weglating van het element 3GS geldt als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm als bedoeld in artikel 2.26(3)(a) BVIE. Dit gebruik door Greenfields kan aan merkhouder Ten Cate worden toegerekend, nu Greenfields behoort tot het Ten Cate-concern zodat expliciete toestemming voor het merkgebruik verondersteld mag worden.

Bovendien heeft Fieldturf als licentienemer het merk ook normaal gebruikt door haar van het EVOLUTION garen van Ten Cate geproduceerde kunstgras binnen haar zogenaamde PRESTIGE range te verhandelen onder het merk EVOLUTION. Het gebruik van EVOLUTION zonder de toevoeging van 3GS heeft ook hier te gelden als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm. Het gebruik van PRESTIGE EVOLUTION geldt tevens als in stand houdend gebruik, nu een merk ook normaal kan zijn gebruikt wanneer dit merk wordt gebruikt als samengesteld merk. Dit laatste merk is samengesteld uit het merk PRESTIGE van Fieldturf waarmee zij haar range van kunstgras aanduidt en het merk EVOLUTION ter aanduiding van het type garen, namelijk dat van Ten Cate.

In conventie ligt ter beoordeling de vordering van Ten Cate tot het verkrijgen van een verbod op het gebruik van de tekens REVOLUTION en FIELDTURF REVOLUTION vanwege inbreuk op het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS en de Gemeenschapsmerken EVOLUTION. Verwarringsgevaar wordt aangenomen, gelet op het feit dat het teken REVOLUTION en de merken in sterke mate overeenstemmen, het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren (kunstgras(garen)) en het grote onderscheidend vermogen van de merken. Met name het indirecte verwarringsgevaar is reëel, nu partijen immers jarenlang een (voor derden kenbare) zakelijke relatie met elkaar hebben gehad waarbij het Fieldturf als licentienemer was toegestaan de merken van Ten Cate te gebruiken. Het verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door het teken REVOLUTION te gebruiken in combinatie met de firmanaam “Fieldturf”; ook in dit verband is van belang dat Fieldturf jarenlang exclusief afnemer was van het EVOLUTION garen van Ten Cate. Een verbod is gelet op de geconstateerde inbreuk op het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS toewijsbaar voor de Benelux.

IEPT20131009, Rb Den Haag, Ten Cate v Fieldturf