Curator was niet bevoegd tot overdracht van Clash of the Coverbands-merken

Vraag wie rechthebbende is van woord- en beeldmerken "The Clash of the Coverbands". Uit enkele feit dat verzoeker exploitatie van merken heeft ondergebracht in stichting kan niet worden afgeleid dat daarmee merken aan stichting zijn overgedragen; hiervoor is schriftelijke vastlegging nodig. Deze schriftelijke vastlegging kan ook niet op arbeidsovereenkomst tussen verzoeker en stichting gebaseerd worden, zodat verzoeker ten tijde van faillissement van stichting nog rechthebbende was en merken niet in boedel van stichting vielen. Curator kon derhalve merken niet overdragen aan verweerder, zodat onvoldoende aannemelijk is dat verweerder rechthebbende op merken is. Verzoeker is echter inmiddels ook geen rechthebbende meer, gelet op koopovereenkomst tussen verzoeker en Artists & Bands waarin overdracht van IE-rechten aangaande merken heeft plaatsgevonden. Verzoeker is derhalve niet-ontvankelijk in haar vorderingen. De op merkenrecht en handelsnaamrecht gebaseerde inbreukvorderingen van Artists & Bands worden grotendeels toegewezen, terwijl reconventionele vorderingen van verweerder worden afgewezen.  

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

Samenvatting van rechtspraak.nl: “Kern van dit kort geding is de vraag wie rechthebbende is van de woord- en beeldmerken The Clash of the Coverbands. Uitgangspunt is dat [verzoeker] als de oorspronkelijk rechthebbende moet worden aangemerkt. Het geschil spitst zich toe op de vraag of [verzoeker] de merken op enig moment heeft overgedragen aan een inmiddels gefailleerde stichting. In dat geval moet worden aangenomen dat [verweerder] rechthebbende is geworden uit hoofde van de met de curator gesloten koopovereenkomst waarbij deze merken zijn verkocht.

[Verweerder] heeft voor de door hem gestelde overdracht van de merken twee gronden aangevoerd. Ten eerste zou de overdracht blijken uit het feit dat de stichting sinds haar oprichting de merken heeft geëxploiteerd door het onder deze naam verzorgen van de bandcompetitie. Daarnaast zou tussen de stichting en [verzoeker] met ingang van 1 februari 2011 een arbeidsovereenkomst zijn gesloten, waarin is bepaald dat alle prestaties en verrichtingen van de werknemer gedurende de arbeidstijden of daarbuiten die kunnen leiden tot vestiging van intellectuele eigendomsrechten aan de werkgever toebehoren.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat uit het enkele feit dat [verzoeker] de exploitatie van de merken heeft ondergebracht in de stichting niet kan worden afgeleid dat daarmee ook de merken aan de stichting zijn overgedragen. Artikel 2.31 lid 2 sub a BVIE bepaalt namelijk dat de overdracht van een merk, op straffe van nietigheid, schriftelijk moet worden vastgelegd. Voor zover [verweerder] stelt dat artikel 14 van de arbeidsovereenkomst als een dergelijke vastlegging moet worden aangemerkt, overweegt de voorzieningenrechter dat het niet aannemelijk dat met dit artikel is beoogd alle intellectuele eigendomsrechten van [verzoeker] over te dragen aan de stichting, dus ook rechten ontstaan vóór aanvang van het dienstverband. Daarmee wordt een te ruime uitleg gegeven aan de zinsnede “gedurende de arbeidstijden of daarbuiten”. Aannemelijker is, zoals [verzoeker] betoogt, dat de zinsnede slechts betrekking heeft op prestaties en verrichtingen van de werknemer tijdens het dienstverband, dus na 1 februari 2011, zowel tijdens de gebruikelijke werkuren als daarbuiten, waaronder ’s avonds, in het weekend of tijdens vakanties.

Vast staat dat het woordmerk The Clash of the Coverbands en het bijbehorende beeldmerk tot stand zijn gekomen in 2004 respectievelijk 2009, dus ruimschoots vóór aanvang van het dienstverband. Daarmee vallen die merken naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onder de strekking van artikel 14 en kan dat artikel dus niet worden aangemerkt als een schriftelijke vastlegging van de overdracht van die merken door [verzoeker] aan de stichting. Nu is gesteld noch gebleken dat die overdracht anderszins schriftelijk is vastgelegd, is onvoldoende aannemelijk dat de merken op enig moment aan de stichting zijn overgedragen en dat betekent dat moet worden aangenomen dat [verzoeker] ten tijde van het faillissement van de stichting nog steeds rechthebbende was van de merken en de merken dus niet in de boedel van de stichting vielen. De curator kon die merken dan ook niet overdragen aan [verweerder], zodat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat [verweerder] als rechthebbende moet worden aangemerkt.

Dat geldt echter ook voor [verzoeker] zelf. Gelet op de koopovereenkomst van 26 juli 2013 tussen [verzoeker] en Artists & Bands is voldoende aannemelijk dat [verzoeker] zijn intellectuele eigendomsrechten aangaande The Clash of the Coverbands-merken heeft overgedragen aan Artists & Bands. Dat betekent dat [verzoeker] zich niet (meer) met een beroep op die intellectuele eigendomsrechten kan verzetten tegen inbreuken daarop. [Verzoeker] zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen. De op het merkenrecht en handelsnaamrecht gebaseerde inbreukvorderingen van Artists & Bands worden daarentegen wel grotendeels toegewezen; de vorderingen van [verweerder] in reconventie worden afgewezen."

IEPT20131014, Rb Oost-Brabant, the Clash oft he Coverbands