BHIM heeft haar oordeel gebaseerd op vergelijking van onjuist gedefinieerde waren

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Premeno” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 708/20104 van de vierde kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale woordmerk „Pramino” voor waren van klasse 5 is ingesteld.

Het beroep wordt toegewezen; de beslissing wordt vernietigd. De kamer van beroep heeft de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen de betrokken merken gebaseerd op een vergelijking van onjuist gedefinieerde waren.

52  Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass dem dritten Klagegrund der Klägerin insoweit stattzugeben ist, als die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung den Antrag auf Einschränkung des Warenverzeichnisses der Anmeldung zurückgewiesen hat, soweit diese Einschränkung auf die therapeutische Indikation gestützt war. Der Rechtsfehler, der der Beschwerdekammer somit unterlaufen ist, hat zur Folge, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken in der angefochtenen Entscheidung auf einem Vergleich von unzutreffend definierten Waren beruht.

53  Ferner ist es nicht Sache des Gerichts, im Rahmen der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer erstmals in der Sache Aspekte zu beurteilen, die von der Beschwerdekammer nicht geprüft worden sind. Dies gilt im vorliegenden Fall für den Vergleich der von der angemeldeten Marke nach der Einschränkung durch die Klägerin erfassten Waren mit den von der älteren Marke erfassten Waren, ohne das hierbei das Kriterium der Verschreibungspflicht berücksichtigt wird, um die Frage zu beurteilen, ob diese Waren, obgleich nicht identisch, einander jedenfalls, wie das HABM und die Streithelferin geltend machen, ähnlich sind.

54  Damit ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne dass über den zweiten Klagegrund entschieden zu werden braucht, mit dem ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht wurde.

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