Depots PORSCHE-merken enkel verricht om Porsche daarvoor te laten betalen

Woordmerken "PORSCHE" zijn nietig, nu zij in rangorde komen na het beeldmerk "PORSCHE" (zowel sub b als c) en de merkdepots te kwader trouw zijn verricht. Kwade trouw: niet weersproken dat X bekend was met het gebruik van (beeld)merk PORSCHE voor dezelfde/soortgelijke waren en dat hij besefte c.q. had moeten beseffen, mede gelet op bekendheid van dit merk, dat verwarringsgevaar zou ontstaan. Bovendien kan geconcludeerd worden dat X de depots enkel heeft verricht om Porsche daarvoor te laten betalen. € 1.560 proceskosten worden begroot met toepassing van liquidatietarief, nu (in elk geval in hoger beroep) in merkenrechtelijk verband uitsluitend nietigheid van de door X gedeponeerde merken aan de orde is en geen sprake is van (dreigende) inbreuk, zodat artikel 1019h Rv niet van toepassing is.

MERKENRECHT

Vervolg op IEPT20120111 (rb), waarin de rechtbank oordeelde dat de Benelux- en Gemeenschapsmerken van X, bestaande uit het woord PORSCHE voor uiteenlopende waren en diensten, nietig zijn en dat sprake is van kwade trouw bij X, nu hij de merkdepots heeft verricht zonder de bedoeling de merken te gaan gebruiken voor de aangeduide waren en/of diensten, maar uitsluitend om Porsche te bewegen hem een fors bedrag te betalen voor de overdracht c.q. intrekking van zijn depots. X heeft bovendien tevens misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid door steeds opnieuw het woordmerk PORSCHE te deponeren. Het hof bekrachtigt dit vonnis waarvan beroep.

Het hof oordeelt dat de litigieuze merken op grond van artikel 2.28(3) jo. 2.3(b) en (c) BVIE in rangorde komen na het PORSCHE-merk en nietig zijn. De stelling dat het PORSCHE-merk een beeldmerk is dat zich niet leent voor vergelijking met het door X gedeponeerde woordmerk gaat niet op: dit merk bestaat immers uit het woord PORSCHE. Dat in de registratie is gekozen voor een bepaalde grafische vormgeving daarvan doet daaraan niet af. Gelet op de mate van overeenstemming (het woordelement is identiek), de bekendheid van het PORSCHE-merk en de grote onderscheidingskracht daarvan, zal het relevante publiek een verband leggen tussen de merken van X en het PORSCHE-merk, ook voor zover het gaat om niet soortgelijke waren. X heeft geen geldige reden gegeven voor het gebruik van een met het PORSCHE-merk overeenstemmend teken. Onder deze omstandigheden is het aannemelijk dat, indien X het merk in het economisch verkeer zou gaan gebruiken, daarmee ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit de reputatie van het PORSCHE-merk. Voor zover er sprake is van soortgelijke waren, is mede gelet op de onderscheidingskracht van het PORSCHE-merk, ook verwarring te duchten.

Het hof is voorts van oordeel dat de merkdepots te kwader trouw zijn verricht, nu X niet heeft weersproken dat hij bekend was met het gebruik van het merk PORSCHE voor dezelfde of soortgelijke waren. Ook besefte, althans had hij, mede gelet op de bekendheid van dit merk, behoren te beseffen dat verwarringsgevaar zou ontstaan. Wat betreft het oogmerk van zijn depots heeft X het gestelde voorgenomen gebruik van het merk in het kader van een onderneming ook in hoger beroep op geen enkele wijze onderbouwd. Vast staat echter wel dat X Porsche diverse voorstellen heeft gedaan tot overdracht of intrekking van merkinschrijvingen/-depots tegen het betalen van substantiële bedragen en/of het leveren van Porsche-auto’s. Het aantal depots en de verlangde tegenprestaties voor de overdracht of intrekking daarvan zijn van dien aard dat zij de grenzen van hetgeen volgens gebruikelijk zou zijn in het kader van een minnelijke regeling bij een oppositie ver te buiten gaan. Geconcludeerd kan dan ook worden dat X de depots enkel heeft verricht om Porsche daarvoor te laten betalen. De onweersproken omstandigheid dat X dergelijke voorstellen ook heeft gedaan aan houders van andere bekende merken (SAAB-SPYKER), versterkt die conclusie.

Het hof oordeelt tot slot dat, nu (in elk geval in hoger beroep) in merkenrechtelijk verband uitsluitend de nietigheid van de door X gedeponeerde merken aan de orde is en geen sprake is van (dreigende) inbreuk, het gehele geschil in hoger beroep buiten het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv valt. Het hof begroot de kosten in hoger beroep dan ook met toepassing van het liquidatietarief: € 1.560.


IEPT20131126, Hof Den Haag, Porsche