Geen rechtsgeldige verkrijging van wodkamerken: geen privatisering van Russische staats-onderneming

Cassatieberoep verworpen. "Toestemming" die kwade trouw opheft in zin van artikel 4(6) BMW dient te worden "verleend", hetgeen duidt op meer dan enkel gedogen, en doet dienst om de (subjectieve) kwade trouw van de deposant op te heffen, hetgeen erop wijst dat die deposant van de toestemming op de hoogte zal moeten zijn. Begrip "kwade trouw" vormt autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd: geen eis van daadwerkelijke positieve wetenschap. BMW staat niet in weg van vordering tot afgifte van merken op grond van artikel 3:296 BW, die ertoe strekt dat de tenaamstelling van depots in overeenstemming wordt gebracht met werkelijke rechtstoestand omdat geen geldige verkrijging van merkrechten heeft plaatsgevonden.

MERKENRECHT

Vervolg op IEPT20120724 (hof) en IEPT20060614 (rb). De onderhavige zaak betreft de vraag aan wie enkele Benelux-merkrechten betreffende wodkamerken toekomen. Deze merken zijn in de jaren zeventig gedeponeerd door een staatsonderneming van de toenmalige Sovjet-Unie. In 1999 zijn de merkrechten door een private onderneming verkocht aan Spirits. In geschil is of sprake is geweest van een rechtsgeldige verkrijging door Spirits; van belang is de vraag of de staatsonderneming die de merkrechten heeft gedeponeerd indertijd rechtsgeldig is geprivatiseerd in een rechtsvoorgangster van de private onderneming die de merkrechten aan Spirits heeft verkocht. Het hof oordeelde dat er geen sprake is geweest van een transformatie/privatisering van de oorspronkelijke staatsonderneming en dat Spirits niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO bij de merkoverdracht in 1997, zodat FKP op basis van een vordering tot afgifte op grond van artikel 3:296 BW de merken kan terugvorderen.

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Spirits. “Toestemming” die kwade trouw opheft in de zin van artikel 4(6) BMW dient te worden “verleend”, hetgeen duidt op meer dan enkel gedogen, en doet dienst om de (subjectieve) kwade trouw van de deposant op te heffen, hetgeen erop wijst dat die deposant van de toestemming op de hoogte zal moeten zijn (r.o. 3.6.4). Het merkenrechtelijke begrip “kwade trouw” in artikel 4(4)(g) Merkenrichtlijn vormt voorts een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd. Uit rechtspraak van het HvJEU volgt dat bij beantwoording van de vraag of er sprake is van kwade trouw, acht moet worden geslagen op de omstandigheden van het concrete geval, en dat onder omstandigheden ook van kwade trouw sprake kan zijn als de aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten dat een derde tot het merk gerechtigd is. Een eis van daadwerkelijke positieve wetenschap kan derhalve niet worden gesteld voor het aannemen van kwade trouw (r.o. 3.6.5).

De vordering van FKP tot afgifte van de merken op grond van artikel 3:296 BW strekt niet ertoe dat de depots worden nietig verklaard omdat zij te kwader trouw zijn verricht, maar strekt ertoe dat de tenaamstelling van depots in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke rechtstoestand omdat geen geldige verkrijging van merkrechten heeft plaatsgevonden. De BMW bood geen mogelijkheid om een dergelijke wijziging van tenaamstelling af te dwingen en het staat buiten redelijke twijfel dat de BMW ten aanzien van een dergelijke vordering de toepassing van het nationale recht van de verdragsstaten niet uitsloot (r.o. 3.7.2).

IEPT20131220, HR, Spirits v FKP