Geen octrooi-inbreuk: octrooihouder heeft bewust voor bepaalde varianten gekozen

Wanneer in een aangevallen inrichting of werkwijze een essentieel kenmerk van octrooi wordt toegepast maar daarin voor een niet-essentieel kenmerk een variant wordt gekozen, betekent dit niet zonder meer dat deze inrichting of werkwijze onder beschermingsomvang van octrooi valt: indien octrooihouder bewust voor een bepaalde variant heeft gekozen, vergt rechtszekerheid waarop derden aanspraak kunnen maken dat beschermingsomvang van octrooi daartoe beperkt blijft. Geen octrooi-inbreuk door werkwijze van Sandoz: Bayer heeft in haar octrooien bewust gekozen voor bepaalde varianten (rutheniumzout c.q. pTSA), zodat enkel gebruik van deze varianten onder de octrooien valt. 

OCTROOIRECHT

Vervolg op IEPT20130124 (vzr). Zie ook IEPT20130619 (bodemvonnis). Bayer brengt onder de namen YASMIN en YAZ orale anticonceptiva, met onder meer drospirenon als werkzame stof, op de Nederlandse markt en is houdster van twee Europese octrooien betreffende werkwijzen voor de bereiding van drospirenon (EP 791 en EP 840). Sandoz brengt een generieke variant van Yasmin op de markt, genaamd EE/DRSP Sandoz. Bij een eerder kortgedingvonnis van 27 juni 2012 (IEPT20120627) is Sandoz veroordeeld inbreuk in Nederland op EP 840 door productie en verhandeling van EE/DRSP Sandoz te staken. In deze procedure gaat het om een aangepaste werkwijze van Sandoz voor het vervaardigen van drospirenon. Deze werkwijze voldoet op (ieder geval) één punt niet aan de letter van EP 791 en op één punt niet aan de letter van EP 840. De voorzieningenrechter heeft in onderhavige procedure de inbreukvorderingen van Bayer afgewezen op de grond dat geen sprake is van equivalentie.

De grieven van Bayer richten zich tegen dit oordeel. Het hof dient in dit kort geding zijn uitspraak in beginsel af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, die op 19 juni 2013 vonnis heeft gewezen in de bodemprocedure tussen partijen. Het hof zal daarom tot uitgangspunt moeten nemen dat rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie geen essentieel kenmerk is van de uitvinding, die is geopenbaard in EP 791. Vervolgens overweegt het hof:

4.5 De bescherming van een octrooi strekt zich in ieder geval niet uit tot maatregelen waarin de essentiële kenmerken van dat octrooi niet voorkomen. Dit wil echter, omgekeerd, nog niet zeggen dat wanneer in de aangevallen inrichting of werkwijze een essentieel kenmerk van het octrooi wordt toegepast (zoals hier het geval is met stap (iii)) maar daarin voor een niet-essentieel kenmerk een variant wordt gekozen (zoals hier het geval is met de vervanging van ruthenium door TEMPO) deze inrichting of werkwijze zonder meer onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Sandoz heeft hier terecht op gewezen onder 25 MvA. Indien, bijvoorbeeld (de gemiddelde vakman zal aannemen dat) de octrooihouder bewust voor die variant heeft gekozen, dan vergt de rechtszekerheid waarop derden aanspraak kunnen maken dat de beschermingsomvang van het octrooi daartoe beperkt blijft, terwijl op grond van de aan de aanvrager toekomende redelijke bescherming, vanwege de door hem gemaakte bewuste keuze, geen ruimere beschermingsomvang is geïndiceerd. In zo een geval weegt de rechtszekerheid van derden het zwaarst.

Het hof dient derhalve te onderzoeken of (in de ogen van de gemiddelde vakman) in het octrooi bewust een keuze is gemaakt voor het gebruik van een rutheniumzout. In het octrooi (o.m. de beschrijving) is geen enkele aanwijzing te vinden dat het octrooi ook andere oxidatiewijzen op het oog heeft dan die met gebruik van een rutheniumzout. Op grond van de stand van de techniek wist de gemiddelde vakman dat er vele methoden waren om oxidatie van alcoholgroepen te bewerkstelligen, waaronder het gebruik van TEMPO, maar ging hij er echter niet vanuit dat de met een rutheniumzout bereikte voordelen ook zou kunnen worden verkregen met behulp van TEMPO. Geoordeeld moet dan ook worden dat (in de ogen van de gemiddelde vakman) de aanvrager van EP 791 omwille van de aan rutheniumzout verbonden voordelen bewust voor die stof heeft gekozen uit de vele hem ten dienste staande mogelijkheden. De beschermingsomvang van EP 791 strekt zich derhalve niet uit tot het gebruik van TEMPO, zodat de aangepaste werkwijze van Sandoz geen inbreuk maakt op dit octrooi.

Er is ook geen sprake van inbreuk op EP 840: het enige verschil tussen dit octrooi en de werkwijze van Sandoz is dat in deze werkwijze de watereliminatie niet plaatsvindt door toevoeging van een zuur (pTSA), zoals in het octrooi, maar door toevoeging van een base (pyridine en water). Nu in de beschrijving van het octrooi is geopenbaard dat het beoogde uiteenvallen ook met andere middelen (andere zuren en basen), dan het in de octrooiconclusie omschreven middel kan worden bereikt, zal de gemiddelde vakman die het octrooischrift leest aannemen dat voor de middelen die in de beschrijving zijn geopenbaard, maar niet in de octrooiconclusie zijn opgenomen, geen bescherming wordt gezocht. De rechtszekerheid van derden noopt in casu tot een restrictieve uitleg van het octrooi, in die zin dat daaronder alleen valt het gebruik van pTSA, en niet het gebruik van een base als pyridine. De grieven van Bayer falen en het bestreden vonnis wordt bekrachtigd.

IEPT20131231, Hof Den Haag, Bayer v Sandoz