Eerder te goeder trouw gebruik van met bekend merk overeenstemmend teken kan geldige reden zijn

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma (De Brauw Blackstone Westbroek) en Lars Bakers (Bingh Advocaten).

Houder van bekend merk kan uit hoofde van geldige reden in zin van artikel 5(2) MRl worden verplicht te tolereren dat derde overeenstemmend teken voor dezelfde waren gebruikt, indien dat teken is gebruikt voordat bekende merk werd gedeponeerd en gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Hierbij dient nationale rechter rekening te houden met inburgering en reputatie van betreffende teken bij relevante publiek, mate waarin waren en diensten waarvoor teken oorspronkelijk is gebruikt en waren waarvoor bekende merk is ingeschreven gerelateerd zijn, en economische en commerciële relevantie van gebruik voor die waren van het overeenstemmende teken.

MERKENRECHT

Bij arrest van 2 februari 2010 (IEPT20100202) heeft het hof de inbreukvorderingen van Red Bull grotendeels toegewezen en geoordeeld dat het merk Red Bull Krating-Daeng een bekend merk is in de Benelux, en voorts dat het teken “The Bulldog” (eveneens voor energiedranken) overeenstemde met dit merk en dat door het gebruik van dit teken in het kielzog van het bekende merk is geprofiteerd van de reputatie van dit merk om voordeel te trekken uit het aandeel van Red Bull in de markt voor energiedranken. Het aangevoerde feit dat het gebruik van het merk “The Bulldog” een voortzetting is van het gebruik ervan voor merchandising en als handelsnaam voor horecadiensten, dat al van voor de deponering van het bekende merk dateert, was volgens het hof geen geldige reden voor het gebruik van dit teken. In cassatie constateert de HR dat het hof het in het arrest Claeryn/Klarein neergelegde criterium van de noodzaak van het gebruik van het teken heeft aangelegd, om na te gaan of sprake is van een geldige reden. De HR twijfelt vervolgens over deze uitlegging van dit begrip door het hof (zie IEPT20120203).

Met zijn prejudiciële vraag wenst de HR dan ook te vernemen of artikel 5(2) Merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan worden gekwalificeerd als geldige reden in de zin van deze bepaling, indien vast is komen te staan dat het teken is gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd. Het HvJEU verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:
– de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;
– de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en
– de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.

IEPT20140206, HvJEU, Bulldog v Red Bull