Merk UNIFIX voldoende onderscheidend vermogen voor steenlijm: onvoldoende onderbouwd dat merk uit louter beschrijvende aanduidingen bestaat of uit tekens die gebruikelijk zijn geworden. Merkinbreuk door gebruik van tekens Uni Fix c.q. UniFix voor steenlijm: gelijke tekens en dezelfde waren. Aanschrijven door merkhouder Schomburg van afnemers van Decor niet onrechtmatig: Schomburg had en heeft geldig merkrecht en Decor bleek ondanks sommatie niet bereid gebruik van haar tekens te staken. Geen kwade trouw van Decor: Decor gebruikte teken al voordat in 2004 merk door Schomburg werd ingeschreven. Onvoldoende onderbouwd dat omzetdaling van Schomburg enkel gevolg is van verkopen door Decor van inbreukmakende producten.
MERKENRECHT
Vervolg op IEPT20130206 (rb). Schomburg brengt in Nederland tegellijm onder haar merknaam UNIFIX in de handel. Decor heeft tot 2007 steenlijm met het teken Uni Fix dan wel UniFix op de Nederlandse markt aangeboden. De rechtbank heeft bij eindvonnis van 6 februari 2013 voor recht verklaard dat het woordmerk UNIFIX van Schomburg geldig is en dat Decor op dat woordmerk inbreuk heeft gepleegd. De grieven van Decor richten zich tegen dit oordeel.
Gelet op het feit dat het relevante publiek van Decor en dat van Schomburg voor een niet te verwaarlozen deel hetzelfde is, oordeelt het hof net als de rechtbank dat het merk UNIFIX niet ieder onderscheidend vermogen mist. Voorts heeft Decor onvoldoende onderbouwd dat UNIFIX uit louter beschrijvende aanduidingen bestaat of uit tekens/benamingen die gebruikelijk zijn geworden in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer. Het enkele feit dat andere ondernemingen ook de benaming unifix gebruiken leidt niet tot een ander oordeel, omdat dat gebruik niet ziet op waren waarvoor Schomburg haar merk heeft ingeschreven. Merkinbreuk op grond van ‘sub a’ wordt door het hof ook aangenomen: de rechtbank heeft terecht aangenomen dat de waren niet gelijk hoeven te zijn aan die van de merkhouder, maar slechts tot de groep(en) waren waarvoor het merk is ingeschreven hoeven te behoren. Dat is hier het geval.
Ook de grief tegen het oordeel van de rechtbank dat het aanschrijven door Schomburg van de afnemers van Decor niet onrechtmatig jegens Decor was, slaagt niet. Schomburg had en heeft een geldig merkrecht en Decor bleek ondanks sommatie door Schomburg om het gebruik van haar tekens te staken, niet bereid daaraan te voldoen. Dat de inhoud van de brieven van Schomburg op andere wijze onrechtmatig jegens Decor zouden zijn, is niet gebleken.
In incidenteel hoger beroep is Schomburg opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat Decor niet te kwader trouw is geweest en dat daarom de vordering tot winstafdracht niet toewijsbaar is. Op grond van het IWC/Michel-arrest oordeelt het hof dat de op grond van de plicht tot het raadplegen van het merkenregister te veronderstellen bekendheid met de inschrijving van Schomburg in dit geval niet ertoe leidt dat aangenomen moet worden dat Decor zich ten tijde van haar handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Hiertoe is van belang dat Decor haar teken gebruikte voordat in 2004 door Schomburg het merk UNIFIX werd ingeschreven en dat nergens uit blijkt dat Decor iets wist van het gebruik door Schomburg van haar merk, voordat zij daarop door Schomburg werd gewezen. Bovendien heeft Decor zich verweerd met niet bij voorbaat kansloze verweren. De vordering tot winstafdracht is derhalve terecht afgewezen.
Voor wat betreft de gevorderde schadevergoeding is het hof van oordeel dat Schomburg onvoldoende heeft onderbouwd dat haar omzetdaling enkel het gevolg is van de verkopen door Decor van haar Uni Fix/UniFix steenlijm. Uit het enkele feit dat sprake is van dezelfde klasse en grotendeels hetzelfde publiek volgt niet zonder meer dat elk verkocht Uni Fix/UniFix steenlijm product van Decor heeft geleid tot één product minder verkochte UNIFIX steenlijm van Schomburg. Mede gelet op de duur van de inbreuk en het feit dat het om dezelfde waren gaat, is wel aannemelijk dat enige schade door Schomburg is geleden. In verband met de schadebegroting mogen partijen zich uitlaten over het eerder door de accountant van Decor opgestelde overzicht van genoten winst. De zaak wordt verder aangehouden.
IEPT20140225, Hof Den Bosch, Decor v Schomburg
(ECLI-versie)
