Uitleg licentieovereenkomst met betrekking tot royalty’s over het “sec” verkopen van antilichamen

Op de vordering ter zake is de verjaringstermijn ex artikel 3:311 BW (verjaring bij gedeeltelijke nakoming) van toepassing: FDI heeft wel opgegeven en afgedragen, maar volgens NKI te weinig. NKI bekend met tekortkoming op tijdstip ontvangst accountantsrapport. Het stond FDI vrij om de antilichamen niet verwerkt in een kit, dus “sec”, te verkopen. In licentieovereenkomst nadrukkelijk opgenomen dat licentie van toepassing is op het maken én het verkopen van het antilichaam. De royalty’s over de antilichamen “sec” moeten worden berekend als een percentage over de omzet die wordt behaald met het eindproduct: uit verklaringen van deskundigen blijkt dat deze verrekening ten tijde van het aangaan van de licentieovereenkomst gebruikelijk was.  FDI mocht de korting – wanneer FDI was gehouden royalty’s aan derden af te dragen bij de verkoop van de kit wegens geldige octrooien -  niet toepassing voor zover die gestoeld was op de licentievergoeding die FDI afdraagt aan Dana Faber: het antilichaam dat in de kit is verwerkt is niet gelijk aan het antilichaam waarop US octrooi 343 ziet en FDI heeft verzuimd op enige wijze te onderbouwen dat de US octrooien 4,9634,84 en US 5,053,489 geldig zijn. FDI wordt niet veroordeeld tot schadevergoeding: FDI niet onrechtmatig gehandeld. FDI wordt niet veroordeeld tot vervangende schadevergoeding op grond van wanprestatie: vordering tot vervangende schadevergoeding kan niet naast een vordering tot nakoming worden ingesteld en moet tevens schriftelijk aan schuldeiser worden medegedeeld. Beslissing wordt aangehouden: FDI in gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren tegen oordeel rechtbank over berekening royalty’s over antilichamen “sec”.

IE-VERBINTENISSENRECHT

NKI (Nederlands Kanker Instituut) heeft met FDI een licentieovereenkomst afgesloten ten aanzien van de van hybridomacellijn (hierna: de cellijn) in 1984  waarmee het 115D-8 antilichaam kan worden geproduceerd.  De rechtsvoorganger van FDI heeft een assay ontwikkeld waarin het 115D-8 antilichaam is verwerkt, de CA15-3 kit. Naast deze kit, verkoopt FDI ook het 115D-8 antilichaam “sec”, waarmee derden die de antilichamen zelf ook weer verwerken tot CA15-3 Kits. In 2010 heeft NKI een accountant de boeken van FDI met betrekking tot de licentieovereenkomst te laten controleren. Partijen verschillen van mening over de wijze waarop FDI  de uit hoofde van de licentieovereenkomst verschuldigde royaltybedragen berekende. Volgens NKI is dit 4%, FDI heeft echter in bepaalde gevallen een korting toegepast en 2% aan royalty’s afgedragen zoals over de aan FDI betaalde bedrag na de verkoop door een derden gefabriceerde Kit met antilichamen verkregen aan FDI.

FDI stelt dat, voor zover zij een te lag bedrag aan royalty’s heeft voldaan, de vordering ter zake deels is verjaard ex artikel 3:307 BW. NKI betwist dit en stelt dat artikel 3:311 BW van toepassing  is. 3:307 ziet op de situatie dat aan de primaire prestatie in het geheel geen gevolg is gegeven nadat deze opeisbaar is geworden, artikel 3:311 BW ziet op de situatie dat er wel is gepresteerd maar dit – naar achteraf blijkt – ondeugdelijk is gebeurd. In het laatste geval gaat de verjaringstermijn van vijf jaar pas lopen op het moment dat de crediteur bekend is geraakt met de tekortkoming in de nakoming, met een maximum van twintig jaar na de tekortkoming. Naar het oordeel van de rechtbank is hier sprake van een situatie als bedoeld in artikel 3:311 BW. FDI heeft immers wel betaald, maar te weinig volgens NKI.

De lopende verjaringen zijn door de dagvaarding op 4 februari 2011 gestuit. Daaruit volgt dat de vorderingen van NKI volgens de twintigjarige termijn in ieder gevalzijn verjaard voor zover deze zien op de periode vóór het eerste kwartaal van 1991. Naar het oordeel van de rechtbank heeft FDI onvoldoende onderbouwd gesteld dat de subjectieve bekendheid (in dit geval vanaf de ontvangst van het accountantsrapport) bij NKI bestond ten aanzien van de post “Antibody Royalty Sales” als vermeld op de kwartaalopgaven. Uit die omschrijving als zodanig valt niet af te leiden dat het hier gaat om een bedrag dat bestaat uit het door derden aan FDI betaalde omzetpercentage. Voor wat betreft de bekendheid van NKI met de vermindering van het royalty percentage van 4% tot 2% geldt hetzelfde. Het beginpunt van de verjaring  ligt op het moment dat NKI bekend was met de korting en dat dit ten onrechte gebeurde.

De centrale vraag in dit geschil is hoe de royalty’s op grond van de licentieovereenkomst dienen te worden berekend. Hierbij wordt gekeken naar wat partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Grondslag voor de berekening van de royalty’s over het antilichaam “sec”

De rechtbank maakt op, na de afweging van de omstandigheden van het geval dat partijen aan de bepalingen van de licentieovereenkomst de zin mochten toekennen dat het FDI vrijstond om de antilichamen los te verkopen maar dat de royalty’s voor het gebruik van de cellijn zouden worden berekend over de netto verkoopprijs van de CA15-3 kits, ongeacht of de kit door FDI zelf, door een van de aan haar gelieerde ondernemingen of door een derde zou worden geproduceerd of verkocht. Uit verklaringen van deskundigen leidt de rechtbank af dat het in 1984 gebruikelijk was dat bij de licentiëring intellectuele eigendom royalty’s werden berekend als een percentage over de omzet die werd behaald met het eindproduct (de CA15-3 kit).

Royalty´s voor verkoop CA15/3 kits aan gelieerde ondernemingen

Het verweer van FDI, dat het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid is om royalty´s te berekenen voor verkoop aan de gelieerde ondernemingen op de licentieovereenkomst overeengekomen wijze, faalt. De tarieven zijn nog steeds marktconform en de gevolgen voor onverkorte toepassing van het in de licentieovereenkomst opgenomen tarief zijn niet verstrekkend. Het gaat om een relatief beperkt bedrag en reeds daarom is datgeen wat de NKI verwacht  naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat NKI van het FDI verlangt dat deze de overeenkomst nakomt.

De kortingsregeling in artikel V( C ) van de licentieovereenkomst

In de licentieovereenkomst staat dat een korting  van maximaal 50% toegepast mag worden als FDI royalty’s moet afdragen aan een derde wegens inbreuk op een geldig octrooi.  FDI heeft zich beroepen op een licentieovereenkomst die zij heeft voor het gebruik van een cellijn van het bedrijf Dana Farber. FDI heeft echter onvoldoende gesteld dat ook deze royalty tot mindering van de royalty’s aan NKI konden strekken. NKI heeft voorts voldoende bestreden dat er sprake zijn van inbreuk op het octrooi waarvoor FDI stelt royalty’s af te dragen. NKI heeft voldoende onderbouwd dat het antilichaam waar  het door FDI ingeroepen octrooi op ziet, niet gelijk is aan het antilichaam dat in de CA15-3 kit is verwerkt.  FDI heeft voorts verzuimd op enige andere wijze onderbouwd te stellen dat door haar genoemde octrooien geldig zijn en daarop inbreuk zou zijn gemaakt door de CA15-3 kit. Voor wat betreft de aan Dana Farber betaalde licentievergoedingen mocht FDI de korting niet toepassen.

Naast een vordering tot nakoming heeft NKI een vervangende vergoeding van schade op grond van artikel 6:87 BW vanwege wanprestatie gevorderd. Zo een vordering kan echter niet worden ingesteld naast een vordering tot nakoming. Voor het vorderen van vervangende schadevergoeding is op grond van dat artikel juist vereist dat de schuldeiser aan de schuldenaar schriftelijk meedeelt dat hij schadevergoeding in plaats van nakoming vordert.

De rechtbank houdt elke verdere beslissing aan. FDI wordt in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren met betrekking tot betaling aan derden (anders dan Dana Farber)  van royalty’s voor mogelijk inbreukmakende octrooien, die mogelijk de 50% korting over de royalty’s aan NKI zouden kunnen rechtvaardigen.

IEPT20140226, Rb Den Haag, NKI v FDI

ECLI:NL:RBDHA:2014:17272