Vervallenverklaring merk wegens verwording tot gebruikelijke benaming bij eindgebruikers

Verwording tot gebruikelijke benaming voor de waar bij eindgebruikers kan voldoende grond voor vervallenverklaring merkrecht zijn. Feit dat merkhouder verkopers er niet toe aanzet het merk meer te gebruiken bij de verkoop van de waar kan als “nalaten” door de merkhouder worden aangemerkt. Voor vervallenverklaring van een merk, dat de gebruikelijke benaming is geworden voor een waar, is niet relevant of er alternatieve benamingen voor de waar bestaan.

MERKENRECHT

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 12(2)(a) Merkenrichtlijn en is ingediend in het kader van een geding tussen Backaldrin, houder van het Oostenrijkse woordmerk “KORNSPITZ” voor meel- en graanpreparaten en bakkerijproducten, en Pfahnl. Backaldrin vervaardigt onder dit merk een bakmengsel, dat zij aan bakkers levert. Deze bakkers verwerken dit mengsel tot een langwerpig broodje dat aan beide uiteinden spits toeloopt en leveren deze broodjes onder hetzelfde merk aan eindverbruikers. Hierbij delen de bakkers doorgaans hun klanten niet mee dat het teken “KORNSPITZ” als merk is ingeschreven en de broodjes op basis van dit mengsel worden geproduceerd. Pfahnl stelt dan ook dat het merk door de eindverbruikers wordt opgevat als de gebruikelijke benaming van een bakkerijproduct en heeft verzocht om doorhaling van het merk.

De verwijzende rechter, de Oostenrijkse Oberste Patent- und Markensenat, wenst nu te vernemen of een merk vervallen kan worden verklaard in de zin van artikel 12(2)(a) van deze richtlijn voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden. Het Hof beantwoordt de vraag bevestigend en oordeelt dat het betrokken merk in een dergelijk geval bij de handel in het eindproduct zijn onderscheidend vermogen heeft verloren louter uit het oogpunt van de eindverbruikers en zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding dus niet meer vervult, zodat de houder ervan bijgevolg de door dat merk verleende rechten kan verliezen voor zover dit merk voor dat eindproduct is ingeschreven. De omstandigheid dat de verkopers op de hoogte zijn van het bestaan van het merk en de herkomst die erdoor wordt aangeduid, kan op zich niet aan de weg staan aan een dergelijke vervallenverklaring.

Het begrip ‘nalaten’ in de zin van artikel 12(2)(a) omvat in beginsel elk verzuim waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. In een situatie waarin de verkopers van de waar die is geproduceerd op basis van de door de merkhouder geleverde grondstof, hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het ter aanduiding van de betrokken waar gebruikte teken als merk is ingeschreven en zodoende ertoe bijdragen dat dit merk een gebruikelijke benaming wordt, kan het verzuim van die merkhouder die geen enkel stap onderneemt om deze verkopers ertoe aan te zetten dit merk meer te gebruiken, dan ook worden aangemerkt als nalaten. Het is aan de verwijzende rechter om na te gaan of Backaldrin al dan niet stappen heeft ondernomen om bakkers en distributeurs aan te zetten om haar merk meer te gebruiken in hun handelscontacten met de klanten.

Het is voor de toepasselijkheid van artikel 12(2)(a) overigens irrelevant of er alternatieve benamingen bestaan voor de betrokken waar of dienst, aangezien dit niet kan afdoen aan de vaststelling dat een merk onderscheidend vermogen heeft verloren doordat het in een in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

IEPT20140306, HvJEU, Backaldrin v Pfahnl