Daadwerkelijk gebruik merk relevant voor beoordeling nietigheid wegens technische uitkomst
06-03-2014 Print this page
Bij de beoordeling van de vraag of een merk uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, mag het daadwerkelijke gebruik van een merk na de deponering worden meegewogen.
MERKENRECHT
Hogere voorziening in vier gevoegde zaken (C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P en C-340/12 P) betreffende een Gemeenschapsmerk “dat een oppervlak bedekt met zwarte stippen weergeeft”, (gebruikt voor de bekende Global messen). Het BHIM had de gevorderde nietigheid toegewezen, omdat het teken uitsluitend zou bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen: de zwarte stippen zouden inkepingen zijn die een anti-slip structuur aanbrengen op het handvat van een mes. Het Gerecht EU heeft deze beslissing vernietigd, omdat het oordeelde dat een teken slechts beoordeeld mag worden op grond van de vorm zoals is neergelegd in de merkaanvrage. Uit de grafische voorstelling bleek volgens het Gerecht EU niet dat de zwarte stippen inkepingen zijn in plaats van een figuratief patroon. Er was tevens geen beschrijving bijgevoegd waaruit dit zou moeten blijken.
Het Hof van Justitie EU stelt dat om te bepalen of een absolute nietigheidsgrond uit artikel 7(1)(e)(ii) GMeV aanwezig is, de bevoegde autoriteit een gedetailleerd onderzoek moet verrichten, waarbij materiaal dat relevant is om de wezenlijke kenmerken van een teken vast te stellen mag worden meegenomen, naast de grafische voorstelling en beschrijvingen, zoals ingediend ten tijde van de merkaanvrage. Hoewel de grafische voorstelling van een teken autonoom, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk moet zijn, zodat het teken ondubbelzinnig wordt waargenomen en een herkomstaanduiding kan zijn, kunnen deze eisen de bevoegde autoriteit niet zodanig beperken in haar onderzoek, dat daarmee het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de onderhavige bepaling wordt ondermijnd. Het Gerecht EU heeft derhalve door te bepalen dat het daadwerkelijke gebruik van een merk na de deponering daarvan niet mag worden meegewogen een onjuiste rechtsopvatting aangehouden. De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht EU.
