Onderscheidend vermogen door inburgering countourloze kleurmerken kan niet enkel blijken uit opinieonderzoek

Opinieonderzoek met herkenningsgraad van minstens 70% mag niet de enige doorslaggevende factor zijn op basis waarvan tot de conclusie kan worden gekomen dat sprake is van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een contourloos kleurmerk. Wanneer lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van mogelijkheid om inburgering ook na (aanvrage van) inschrijving van merk te laten plaatsvinden, kan onderscheidend vermogen slechts vóór datum van indiening inschrijving worden verkregen. Merk kan in dat geval nietig worden verklaard wanneer houder ervan niet in slaagt om aan te tonen dat vóór datum indiening onderscheidend vermogen is verkregen.

MERKENRECHT

De prejudiciële vragen in deze gevoegde zaken zijn aan het Hof van Justitie EU gesteld over de uitleg van artikel 3 van de Merkenrichtlijn met betrekking van het verkrijgen van onderscheidend vermogen door inburgering van contourloze kleurmerken. Het Bundespatentgericht vraagt zich af of de Merkenrichtlijn zich verzet tegen een uitlegging van nationaal recht volgens welke inburgering van een contourloos kleurmerk slechts kan plaatsvinden indien uit een opinieonderzoek een herkenningsgraad van 70% blijkt. Ook wordt uitleg gevraagd over het moment waarop inburgering dient te worden beoordeeld in het kader van het feit dat Duitsland geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid uit artikel 3 van de Merkenrichtlijn om het verkrijgen van onderscheidend vermogen ook na het indienen van de inschrijving of na de inschrijving van het merk plaats te laten vinden.

1) Artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van het nationale recht volgens welke in procedures waarin de vraag aan de orde is of een contourloos kleurmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in ieder geval uit een opinieonderzoek een herkenningsgraad van dit merk van minstens 70 % moet blijken.

2) Wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat in het kader van een nietigheidsprocedure die betrekking heeft op een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, dient te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk. In dit verband is niet van belang dat de houder van het litigieuze merk aanvoert dat dit in ieder geval na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar vóór de inschrijving ervan door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

3) Wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat het litigieuze merk in het kader van een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard wanneer het intrinsiek onderscheidend vermogen mist en de houder ervan er niet in slaagt om aan te tonen dat dit merk vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.

IEPT20140619, HvJEU, Oberbank en Santander Consumer Bank v DSGV