BHIM heeft onterecht onderzoek naar normaal gebruik van ouder merk nagelaten

Gemeenschapsmerk – Door aanvrager van internationale inschrijving met claim van bescherming in de Europese Unie van het beeldmerk met woordelementen „KW SURGICAL ELEMENTS” voor waren van klasse 10 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 1675/2011 4 van de vierde kamer van beroep van het BHIM houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie van de houder van het nationale woordmerk „Ka We” voor waren van klasse 10 wordt afgewezen.

Het beroep wordt gedeeltelijk toegewezen en voor het overige verworpen; de bestreden beslissing wordt vernietigd. Het BHIM heeft immers geweigerd om verzoekster voor de EU bescherming te verlenen voor de internationale inschrijving die zij had verkregen, zonder dat zij voorafgaand - op verzoek van verzoekster - de kwestie van het normaal gebruik van het oudere merk had onderzocht. Het BHIM heeft daarentegen geen blijk gegeven een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat tussen de twee conflicterende merken verwarringsgevaar bestond. Wel moet erop worden gewezen dat het BHIM, nadat het normaal gebruik van het oudere werk is beoordeeld, zo nodig opnieuw uitspraak dient te doen over het verwarringsgevaar tussen de betreffende merken.

34 Gelet op al de hiervoor vermelde feitelijke elementen, heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De kamer van beroep heeft immers, hoewel verzoekster voor de oppositieafdeling een verzoek heeft ingediend met betrekking tot het normale gebruik van het oudere merk, geweigerd om verzoekster voor de Gemeenschap bescherming te verlenen voor de internationale inschrijving die zij had verkregen, zonder dat zij voorafgaandelijk de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk had onderzocht.

83 Gepreciseerd moet worden dat het BHIM, nadat het de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk in uitvoering van het onderhavige arrest heeft beoordeeld, zo nodig opnieuw uitspraak moet doen over het verwarringsgevaar tussen de twee conflicterende merken. Het staat dan ook aan het BHIM om op basis van de vergelijking van die twee merken gevolgen te verbinden aan het eventuele ontbreken van een normaal gebruik van het oudere merk voor bepaalde van de erdoor aangeduide waren.

Lees het arrest hier.