Gevorderde opgave afgewezen: onduidelijk of handel/opslag AGP-goederen merkinbreuk is

Terecht kostenveroordeling eerste aanleg in conventie: Van Caem tekort geschoten in opgaveverplichting en zelf executiegeschil aanhangig gemaakt. Van Caem heeft stakingsverbod overtreden door AGP-goederen op te slaan en te verhandelen. Onduidelijk of Van Caem merkinbreuk heeft gepleegd door opslag AGP-goederen, gezien o.a. prejudiciële vragen hof Den haag (IEPT20140722), waardoor belang Van Caem bij afwijzing opgave zwaarder weegt dan belang Bacardi bij toewijzing. Kostenveroordeling eerste aanleg in reconventie: kosten grotendeels nodeloos gemaakt door stelling in strijd met de waarheid .

MERKENRECHT

Bij bodemvonnis van 14 september 2011 (IEPT20110914)is geoordeeld dat Van Caem inbreuk maakte op de merkrechten van Bacardi door het ter verhandeling in voorraad hebben van gedecodeerde Bacardi producten en is opgave van leveranciers enz. bevolen. Zie ook IEPT20140930 voor het hoger beroep tegen deze uitspraak. Bij executiegeschil van 15 juni 2012 (IEPT20120615) heeft de voorzieningenrechter het door van Caem gevorderde verbod aan Bacardi tot het nemen van executiemaatregelen afgewezen en in reconventie (aanvullende) opgave van leveranciers toegewezen. Het vonnis wordt in conventie bekrachtigd, maar in reconventie deels vernietigd.

Van Caem is volgens het hof in conventie terecht in de kosten veroordeeld. Dat is tekortgeschoten in de naleving van de opgaveverplichting is door Van Caem erkend en zij heeft er zelf voor gekozen een executiegeschil aanhangig te maken, waardoor het oordeel en de motivering van de voorzieningenrechter juist is.

Van Caem heeft voldoende belang bij de behandeling van haar reconventionele grieven, omdat deze kunnen leiden tot het oordeel dat zij niet was gehouden de opgave te doen en tot vernietiging van de proceskostenveroordeling kunnen leiden. Met de erkenning dat zij ook Bacardi-producten met een AGP-status in de EU heeft opgeslagen en verhandeld staat vast dat Van Caem het stakingsverbod van de bodemzaak heeft overtreden (IEPT20110914).

Voor toewijzing van de vordering om Van Caem te veroordelen tot het doen van een nadere opgave vanaf 3 oktober 2011 is onvoldoende dat Van Caem op grond van het bodemvonnis verboden handelingen heeft verricht na 3 oktober 2011. De vordering – die kan worden aangemerkt als nieuwe vordering - komt naar het oordeel van het hof slechts voor toewijzing in aanmerking als aannemelijk is dat Van Caem vanaf die datum inbreuk heeft gemaakt op de merkenrechten van Bacardi. Met toepassing van de afstemmingregel oordeelt het hof dat het hof niet zonder meer duidelijk is dat opslag van Bacardi-producten met AGP-status zonder meer merkinbreuk oplevert, waarbij wordt verwezen naar de arresten in de bodemzaak (zie, IEPT20121030, IEPT20140722 en IEPT20140930). Het is niet aannemelijk gemaakt dat Van Caem naast Bacardi-producten met AGP-status of T1-status ook andere producten heeft opgeslagen of verhandeld. Daarnaast is niet bewezen dat de overeenkomsten die Van Caem met betrekking tot T1-goederen heeft gesloten noodzakelijkerwijs impliceren dat desbetreffende Bacardi-producten op de markt worden gebracht in de EU. Door de onduidelijkheid moet in dit kort geding het belang van Van Caem bij afwijzing van het bevel tot het doen van nadere opgave zwaarder wegen dan het belang van Bacardi bij toewijzing daarvan. Er geldt al een ruim inbreukverbod en door de erkenning van Van Caem dat zij (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met AGP-status in de EU heeft verhandeld, is opgave niet meer nodig om dat aan te tonen. Ten slotte neemt het hof in aanmerking dat Bacardi zich uitdrukkelijk heeft verzet tegen aanhouding van dit kort geding in afwachting van beantwoording van de vragen door het Hof van Justitie EU in de Mevi/Bacardi-zaak (IEPT20140722).

Omdat in eerste aanleg in strijd met de waarheid (door een andere advocaat) de stelling is ingenomen dat slechts in T1-producten is gehandeld, zijn de kosten in eerste aanleg grotendeels nodeloos aangewend en veroorzaakt, waardoor ze voor rekening van Van Caem moeten komen.

IEPT20141111, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi

(kopie origineel vonnis)