Inbreuk op merk “CERA GOLD”: identiek teken gebruikt. Verwarringsgevaar tussen merk NICER DICER en “Nicer slicer/slacentrifuge”: meest onderscheidende element overgenomen, identieke waren, producten lijken op elkaar en vergelijkbare verkoopkanalen. Verwarringsgevaar tussen SLIM ’N LIFT CARESSE” en “Caress LeJeans”. Uitputting “Slencera” producten onvoldoende onderbouwd. Geen inbreuk op merk “VITARID-R” door “Vita Dual Bike”: slechts minst onderscheidende element “VITA” overgenomen. Gebruik van Tommy-merken op Tell Sell-website om eigen producten in zoekresultaten te tonen geen merkinbreuk. Reclame voor hometrainers niet misleidend, oneerlijk of anderszins onrechtmatig gezien verschillen tussen merk “VITARID-R” en teken “Vita Dual Bike”. Aanbieden product onder merk Express Color en vervolgens ander product leveren oneerlijke handelspraktijk.
MERKENRECHT – ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN – MISLEIDENDE RECLAME
Kort geding. Tommy Teleshopping is houdster van de Gemeenschapsmerken “CERA GOLD”, “NICER DICER”, “CERAFIT”, “SLENCERA”, “VITARID-D” en “SLIM ‘N LIFT CARESSE”. Tommy stelt dat Tell Sell en een aantal andere vennootschappen inbreuk maken op haar merkenrechten en dat sprake is van oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame. De vorderingen worden grotendeels toegewezen.
Naar voorlopig oordeel maakt Tell Sell inbreuk door het teken “Cera Gold” te gebruiken in het kader van reclame voor keramische pannen op haar website. Er is namelijk afgezien van de spatie sprake van een identiek teken. De tekens “Nicer slicer” en “Nicer slacentrifuge” stemmen naar voorlopig oordeel overeen met het Gemeenschapsmerk “NICER DICER”, omdat zowel merk als teken het woord “Nicer” bevatten en een woord dat het apparaat waarvoor het merk wordt gebruikt omschrijft (dicer, slicer en slacentrifuge). Er is sprake van verwarringsgevaar, omdat sprake is van identieke waren en de apparaten qua vormgeving op elkaar lijken. Ook wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare verkoopkanalen. Het teken “Caress LeJeans” maakt inbreuk op het merk “SLIM ’N LIFT CARESSE". Het meest onderscheidende element “Caresse” komt op vrijwel identieke wijze terug en er is om dezelfde reden als bij "NICER DICER" sprake van verwarringsgevaar. Dat het aanbieden van leggings onder het teken “Slencera” geen inbreuk is, omdat sprake is van uitputting, is onvoldoende aannemelijk gemaakt.
Het gebruik van het teken “Vita Dual Bike” maakt naar voorlopig oordeel geen inbreuk op het merk VITARID-R, omdat geen sprake is van overeenstemming. Slechts het minst onderscheidende, enigszins beschrijvende, element “VITA” is overgenomen, terwijl het element “RID-R” niet is overgenomen.
Dat bij het gebruik van de zoekmachine op de Tell Sell-website zoekresultaten met verwijzingen van producten die Tell Sell aanbiedt verschijnen, wanneer wordt gezocht naar met de Tommy-merken overeenstemmende termen als “nicer”, “cerafit”, “nicer dicer”, “slicer”, “vitarid”, en “express color”, is geen merkinbreuk. Uit de rechtspraak van het HvJEU volgt volgens de voorzieningenrechter dat een dergelijke praktijk is toegestaan, omdat die gebruikers in de regel louter een alternatief biedt voor waren en diensten van de merkhouder. Dat er anders dan bij bijvoorbeeld Google geen zoekresultaten van de merkhouder worden getoond, brengt naar voorlopig oordeel niet mee dat er een uitzondering dient te worden gemaakt.
Tommy heeft onvoldoende (spoedeisend) belang bij een verbod op oneerlijke handelspraktijken, misleiding of onrechtmatig aanhaken, ten aanzien van het gebruik van de gewraakte merken. Wat betreft het haarkleurproduct dat Tell Sell verhandelt, is wel sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Het staat vast dat Tell Sell op haar website producten onder het merk Express Color heeft aangeboden en vervolgens haarkleurproducten van een andere fabrikant heeft geleverd. Dat een ander product is geleverd dan de Sculptor, die Tell Sell jarenlang in het assortiment heeft gehad, is echter naar voorlopig oordeel geen oneerlijke handelspraktijk. Dit product is al voor de sommatie van Tommy van de website van Tell Sell gehaald, omdat Tommy een exclusieve afname had bedongen en Tell Sell heeft ook overigens niet strijdig met de vereisten van professionele toewijding gehandeld.
IEPT20150114, Rb Den Haag, Tommy Teleshopping v Tell Sell
(kopie origineel vonnis)
