GEU heeft bewijslast onderscheidend vermogen niet omgekeerd maar heeft autonoom onderzoek gedaan. GEU heeft niet nagelaten te omschrijven wat de norm of gangbaar is in de sector van de waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven. GEU heeft terecht onderzocht of het betwiste merk op significante wijze afwijkt van de norm of wat gangbaar is in de betrokken sector. Onterecht gesteld dat GEU bij beoordeling onderscheidend vermogen niet totaalindruk heeft onderzocht. GEU heeft onderzoek van betrokken driedimensionale teken niet beperkt tot vergelijking van de vorm ervan met een tweedimensionaal merk. Dat GEU zou hebben overwogen dat merk waarvan elementen niet onderscheidend zijn geen onderscheidend vermogen kan hebben berust op onjuiste lezing arrest.
MERKENRECHT
Hogere voorziening tegen het arrest van het GEU van 28 mei 2013 (IEPT20130528), waarin is geoordeeld dat het vormmerk van een cilindervormige fles geen onderscheidend vermogen bezit. De hogere voorziening wordt afgewezen.
Het Hof van Justitie EU overweegt allereerst dat het GEU niet de bewijslast van het onderscheidend vermogen heeft omgekeerd, zodat Voss of Norway dit zou moeten bewijzen, maar dat het GEU autonoom onderzoek heeft gedaan. Vervolgens wordt het midel van Voss of Norway, dat stelt dat het GEU zou hebben nagelaten te omschrijven wat de norm of gangbaar is in de sector van de waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven afgewezen. In casu heeft het Gerecht in de punten 51 tot en met 53 van het bestreden arrest het onderscheidend vermogen van het betwiste merk beoordeeld op basis van de norm of wat gangbaar is in de sector van alcoholische en niet-alcoholische dranken, waarbij de op de markt beschikbare flessen zijn beschreven.
Ook heeft het GEU terecht onderzocht of het betwiste merk op significante wijze afwijkt van de norm of wat gangbaar is in de betrokken sector. Bij een driedimensionaal merk zijn de beoordelingscriteria met betrekking tot het onderscheidend vermogen het zelfde als bij andere categorieën van merken. De perceptie door het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, is echter niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord‑ of beeldmerk dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De kans wordt dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist wordt groter naarmate die vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of wat gangbaar is in de betrokken sector, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, bezit onderscheidend vermogen, aldus het Hof van Justitie EU. Het GEU heeft deze criteria correct geïdentificeerd en toegepast.
Vervolgens wordt overwogen dat onterecht wordt gesteld dat het GEU bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen niet de totaalindruk van het betwiste merk heeft onderzocht. Het Gerecht heeft namelijk de totaalindruk die door de vorm en de schikking van de elementen van dat merk wordt opgeroepen onderzocht. Het Gerecht kan niet worden verweten “de door het betwiste merk opgeroepen totaalindruk niet voldoende grondig te hebben onderzocht aangezien de betrokken driedimensionale vorm bestaat uit twee elementen, namelijk een cilindervormige basis en een ondoorzichtige dop met dezelfde diameter als die cilinder, en moeilijk een andere mogelijkheid valt te bedenken om deze bestanddelen in één driedimensionaal geheel samen te brengen”.
Voorts wordt overwogen dat het Gerecht het onderzoek van het betrokken driedimensionale teken niet beperkt tot vergelijking van de vorm ervan met een tweedimensionaal merk. Het Gerecht heeft namelijk geoordeeld dat het woord „section” zoals gebruikt door de kamer van beroep in punt 37 van de litigieuze beslissing moet worden begrepen als een „deel”, daar het merendeel van de flessen volgens het Gerecht een cilindervormig deel heeft. Ten slotte oordeelt het Hof dat het middel dat stelt dat het GEU zou hebben overwogen dat een samengesteld merk waarvan de elementen niet onderscheidend zijn geen onderscheidend vermogen kan hebben, berust op onjuiste lezing arrest. Het GEU heeft namelijk direct gepreciseerd dat deze conclusie kan worden ontkracht ingeval concrete aanwijzingen zoals met name de wijze waarop deze verschillende elementen worden gecombineerd, erop duiden dat dit samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, meer weergeeft dan de som van de elementen ervan.
