“HOLLANDAISAS” trekt ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen “HAVAIANAS”

Teken “Hollandaisas” trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapswoordmerk “HAVAIANAS” in de zin van artikel 9(1) onder c GMeV: visuele en auditieve overeenstemming, bekend merk, identieke waren, gebruik vergelijkbaar lettertype en vlaggetje naast woordmerk. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over vraag of rechtbank bevoegd is t.a.v. reconventionele vorderingen inzake opheffing beslag na verwijzingsvonnis.

MERKENRECHT - PROCESRECHT

Vervolg op IEPT20140723, waarin de rechtbank Midden-Nederland de vorderingen van Alpargatas met betrekking tot de HAVAIANAS gemeenschapsmerken naar de rechtbank Den Haag zijn verwezen.

Of sprake is van verwarringsgevaar omtrent de Hollandaisa-slippers, kan onbeantwoord blijven omdat naar het oordeel van de rechtbank Brands & Concepts door het (onder meer) aanbieden en verkopen van de Hollandaisas-slippers, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen van het woordmerk HAVAIANAS in de zin van artikel 9(1) onder c GMeV en derhalve inbreuk maakt op het woordmerk. Het verweer van Brands & Concepts dat geen sprake is van verwarringsgevaar faalt, omdat dit geen vereiste is voor “sub c”. Ook is de rechtbank van oordeel dat er enige overeenstemming bestaat tussen het woordmerk HAVAIANAS en het teken Hollandaisas, waardoor moet worden beoordeeld of het publiek een verband legt tussen merk en teken en sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken.

Er is sprake van fonetische overeenstemming, nu woordmerk en teken beide bestaan uit vier lettergrepen, die op één uitzondering na allen een ‘a’ bevatten. De uitgangen ‘-aisas’ en ‘-anas’ hebben beide een gelijksoortige (exotische, althans niet-Nederlandse) klank, waarbij merk en teken beide eindigen op de lettergreep –as. De gemiddelde consument zal de uitgang ‘-daisas’ min of meer fonetisch uitspreken, in elk geval voor wat betreft de uitgang –as. Ook is sprake van visuele overeenstemming door het begin ‘-h’, het door de ‘a’ gedomineerde ritme en de gemeenschappelijke uitgang ‘-as’. Niet bestreden is dat HAVAIANAS een bekend merk is. Met Alpargatas is de rechtbank van oordeel dat het merk ook een (inherent) sterk onderscheidend vermogen heeft. Brands & Concepts heeft onvoldoende onderbouwd dat  Havaianas een generieke aanduiding voor teenslippers is geworden.

De rechtbank is niet alleen van oordeel dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken, maar ook dat Brands & Concepts in het kielzog van het woordmerk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, reputatie en/of prestige van het bekende merk en om te profiteren van de inspanningen van Alpargatas.  Zo zijn de waren waarvoor Alpargatas zich op haar merkinschrijving beroept identiek aan de waren waarvoor het teken wordt gebruikt (kunststof teenslippers). Voorts is niet in geschil dat Alpargatas voor het lettertype dat wordt gebruikt voor het woordmerk op deze waren het lettertype van haar beeldmerk gebruikt. Het lettertype van het teken Hollandaisas vertoont hiermee gelijkenis, door de onregelmatige vormgeving van beide lettertypes. Ook komt op de meest succesvolle Alpargatas slipper een afbeelding van de Braziliaanse vlag voor, terwijl Brands & Concepts dit op vergelijkbare wijze met de Nederlandse vlag heeft gedaan.

De rechtbank erkent dat zij afwijkt van het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland, ten aanzien van de gestelde inbreuk op het Beneluxwoordmerk. Hierbij merk de rechtbank op dat het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland voor haar niet bindend is en dat Alpargatas met name het standpunt ten aanzien van de gestelde inbreuk op haar Gemeenschapswoordmerk nader heeft toegelicht.

De vorderingen met betrekking tot het woordmerk HAVAIANAS worden toegewezen. Met betrekking tot het beeldmerk worden de vorderingen afgewezen, omdat omtrent de inbreuk door Brands & Concepts op dit merk niets is gesteld en Alpargatas hier geen belang meer bij heeft. De zaak wordt naar de schadestaatprocedure verwezen voor de vaststelling van de schade.

De rechtbank geeft partijen de gelegenheid zich uit te laten over de vraag of zij bevoegd is om over de reconventionele vorderingen inzake de opheffing van het beslag, na verwijzingsvonnis te oordelen, nu de zaak met betrekking tot de Gemeenschapsmerken onder het kopje “conventie” is doorverwezen naar de rechtbank Den Haag.

IEPT20150923, Rb Den Haag, Alpargatas v Brands & Concepts

(ECLI-versie)