Geen verwarringsgevaar en afbreuk aan onderscheidend vermogen 'Darjeeling'-merken

Merkenrecht. Beroepen tegen beslissingen R 1504/2012‑2, R 1502/2012-2, R 1387/2012-2 en R 1501/2012-2 betreffende de inschrijving van het beeldmerk in groen met het woordelement „Darjeeling”, het beeldmerk bestaande uit een lichtgroene rechthoek met het woordelement ,,Darjeerlin collection de lingerie”, het woordmerk ,,Darjeerling collection de lingerie” en het beeldmerk met zwarte letters en een witte achtergrond met het woordmerk ,, Darjeerling”  voor waren en diensten van de klassen 25 (o.a onderkleding voor dames en lingerie), 35 (o.a. detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie) en 38 (o.a. interactieve televisie-uitzendingen inzake productpresentatie) ingesteld door de houder van het collectieve gemeenschapswoordmerk en het collectieve gemeenschapsbeeldmerk, met het woordelement „DARJEELING” voor waren van klasse 30 (thee).

De beroepen worden deels toegewezen. Er is geen verwarringsgevaar tussen de beeldmerken van Delta Lingerie en The Tea Board met woordelementen 'DARJEERLING’ (met groene en witte achtergrond), ‘DARJEERLING COLLECTIN DE LINGERIE’ en het woordmerk ‘DARJEERLING COLLECTIN DE LINGERIE’. Aan de voorwaarden van verwarringsgevaar van artikel 8 lid 1 sub b van de gemeenschapsmerkenverordening wordt niet voldaan. De kamer van beroep heeft een hypothetische aanname gedaan bij haar beoordeling waardoor het GEU niet kan oordelen over het tweede deel van het beroep dat artikel 8 lid 5 van de gemeenschapsverordening betreft. Ook wordt er geen geen afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, omdat dit niet is bewezen door The Tea Board. Het GEU gaat niet in op de vraag of de nieuwe merken ongerechtvaardigd voordeel halen uit het oudere merk. Het GEU verwerpt de beroepen gedeeltelijk en wijst de beroepen toe voor wat betreft waren en diensten van klassen 25 en 35.

145. Daarentegen is dit niet het geval voor de overige diensten van klasse 35 en evenmin voor alle diensten van klasse 38 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. De reden waarom het gebruik van het litigieuze merk voor interveniënte een commercieel voordeel zou opleveren met betrekking tot andere diensten dan die welke in het vorige punt zijn vermeld, blijkt immers geenszins uit het dossier en verzoekster draagt geen enkele specifiek element aan dat een dergelijk eventueel voordeel kan staven. Aldus dient te worden ingestemd met de conclusie van de kamer van beroep ter zake.

146. Gelet op het feit dat de bestreden beslissing is gebaseerd op de hypothetische premisse van uitzonderlijke bekendheid van de oudere merken, dient de bestreden beslissing derhalve gedeeltelijk te worden vernietigd, voor zover de kamer van beroep de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 van de hand heeft gewezen door voor alle waren van klasse 25 en de detailhandel van klasse 35 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, het bestaan van een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel door het gebruik, zonder geldige reden, van het aangevraagde merk uit te sluiten.

151. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat, aangezien de kamer van beroep, ten eerste, geen definitieve conclusie heeft geformuleerd met betrekking tot de bekendheid van de oudere merken, ten tweede, geen definitieve conclusie heeft geformuleerd met betrekking tot het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens uit het oogpunt van het publiek en, ten derde, ten onrechte het bestaan van een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel door het gebruik van het aangevraagde merk van de hand heeft gewezen, het niet aan het Gerecht staat om over die drie vragen voor het eerst uitspraak te doen in het kader van zijn toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing (zie in die zin arrest Master, punt 68 supra, EU:T:2014:1062, punt 92 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Lees arrest T-624/13 hier, arrest T-625/13 hier, arrest T-626/13 hier en arrest T-627/13 hier.