HvJEU over verwarringsgevaar tussen tekens met lettercombinatie en beschrijvende woordcombinatie
22-10-2015 Print this page
Ondergeschiktheid van nevengeschikte lettercombinatie? In Securvita-arrest (IEPT20120315) is geen algemene regel van ondergeschiktheid gegeven voor een lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie waaraan zij nevengeschikt is herhaalt. Perspectief relevant publiek varieert naar gelang wordt beoordeeld of een teken beschrijvend is dan wel of verwarringsgevaar bestaat.Verwarringsgevaar mogelijk tussen ouder merk dat bestaat uit lettercombinatie en jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van beschrijvende woordcombinatie waarvan beginletters door publiek als afkorting van de lettercombinatie worden waargenomen.
MERKENRECHT
BGW heeft oppositie ingesteld tegen inschrijving van het woordmerk “BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” op grond van haar woord-/ beeldmerk “BGW”. De oppositie werd gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen. BGW stelde beroep in bij het Deutsches Patentgericht, die een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Hof van Justitie EU. Hierbij werd verwezen naar het Securvita-arrest (IEPT20120315).
Het Hof van Justitie EU overweegt eerst dat in het Securvita-arrest het erom ging of een samengesteld merk, bestaande uit een woordcombinatie naast de afkorting ervan, kon worden ingeschreven gelet op artikel 3 (1) onder b) en c), van de Merkenrichtlijn en dat het arrest niet de beoordeling, van mogelijk verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, (1) onder b) Merkenrichtlijn betrof van een teken bestaande uit een lettercombinatie, en een jonger merk, dat deze lettercombinatie overneemt met nevenschikking van een woordcombinatie. Vervolgens overweegt het Hof dat in het Securvita-arrest geen regel van algemene beoordeling is opgenomen van de ondergeschiktheid van een lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordencombinatie waaraan zij nevengeschikt is herhaalt. Gelet op de verschillende juridische context die geleid heeft tot het Securvita-arrest en de daaraan te geven strekking, kunnen de vaststellingen van het arrest niet worden toegepast op de onderhavige casus.
In casu moet de verwijzende rechter onder andere onderzoeken “of het relevante publiek zodanige banden tussen de lettercombinatie en de woordcombinatie kan leggen, met name de mogelijkheid dat de eerste als een afkorting van de tweede wordt waargenomen, dat deze combinatie door het relevante publiek zelfstandig kan worden waargenomen en gememoriseerd in het jongere merk. Zo ook zal hij in voorkomend geval moeten beoordelen of de elementen van het jongere merk, samen genomen, een onderscheiden logische eenheid vormen met een andere betekenis dan de betekenis van deze elementen, afzonderlijk beschouwd.”
Het HvJEU beantwoordt de prejudiciële vraag als volgt:
“dat artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat er in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten bij het relevante publiek sprake kan zijn van gevaar voor verwarring van een ouder merk, bestaande uit een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het dominerende bestanddeel van dat merk met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, met een jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van de woorden van die combinatie, zodat zij door dat publiek wordt waargenomen als de afkorting van die woordcombinatie.”
