Stukgelopen relatie tussen partijen moet worden gezien als samenwerking tussen twee in beginsel gelijkwaardige en gelijkgerechtigde partijen, gericht op behalen van gezamenlijk voordeel. Gerede kans dat Benelux/Europese depots “BIOWORLD” van Merchandising te kwader trouw zijn: door samenwerking kan bekendheid Europe met voorgebruik door Merchandising in VS niet ontstaan van merkenrechten in Europa verhinderen. Niet aannemelijk dat Merchandising eerder handelsnaam met “bioworld” in Nederland (en Europa). Europe kan zich op grond van Handelsnaamwet en artikel 6:162 BW verzetten tegen handelsnaam/merkgebruik door Merchandising. Gebruik aanduiding “BIOWORLD” zonder in overleg te treden met Europe om schadelijke gevolgen beëindiging samenwerking te beperken onrechtmatig. Afspraken vereist over domeinnamen partijen met de term “BIOWORLD”. Onvoldoende aannemelijk dat Merchandising exclusieve aanspraken heeft op haar logo. Wel auteursrechtinbreuk op door Merchandising vervaardigde generieke producten die in haar ontwerpafdeling zijn ontwikkeld. Vorderingen op grond van licenties bekende merken afgewezen door gebrek aan volmacht. Merchandising heeft zich onrechtmatig over Europe uitgelaten door de indruk te wekken dat zij de enige rechthebbende is op “BIOWORLD”.
MERKENRECHT – AUTEURSRECHT – HANDELSNAAMRECHT - OVEREENKOMST
Kort geding. Partijen ontwerpen en verkopen onder licentie van bekende merkhouders (zoals Warner Brothers) merchandising producten, zoals T-shirts. Partijen hebben in het verleden samengewerkt. Bio World Merchandising (hierna: Merchandising) heeft op 18 maart 2014 het woordmerk BIOWORLD geregistreerd in de VS. Bioworld Europe (hierna: Europe) heeft op 23 februari 2015 een aanvraag gedaan voor het Gemeenschapsmerk BIOWORLD. Merchandising heeft hiertegen oppositie ingesteld. Merchandising stelt onder andere dat B inbreuk maakt op haar merk BIOWORLD en op haar auteursrecht op artwork en ontwerpen.
De voorzieningenrechter overweegt dat het is niet aannemelijk dat tussen partijen sprake is geweest van een verhouding van principaal tot distributeur. De relatie moet volgens de voorzieningenrechter worden gezien als samenwerking tussen twee in beginsel gelijkwaardige en gelijkgerechtigde partijen, gericht op het behalen van gezamenlijk voordeel. Dit dient dan ook het uitgangspunt te zijn bij de beoordeling van de vorderingen van partijen.
Met betrekking tot de merkenrechten op BIOWORLD wordt voorop gesteld dat niet duidelijk is geworden hoe de naam BIOWORLD is ontstaan. Het is aannemelijk dat Merchandising bekend was met het gebruik van de aanduiding Bioworld door Europe in Europa als merk, handelsnaam en onderdeel van de domeinnaam en dat zij gebruik heeft toegestaan en bevorderd, zoals Europe omgekeerd het gebruik van die aanduiding in de door Merchandising bestreken territoria heeft bevorderd. Hierdoor kan de aannemelijke bekendheid van Europe met het voorgebruik van de aanduiding Bioworld in de VS niet verhinderen dat het voorgebruik door Europe van die aanduiding in Europa een grond kan zijn voor het ontstaan van merkenrechten. Er is daarom een gerede kans dat het door Merchandising gedane Benelux/Europese depots te kwader trouw zullen worden geacht. De merkenrechtelijke vorderingen zijn daarom vooralsnog ondeugdelijk. Voor zover de vorderingen van Europe in reconventie op gemeenschapsmerken zien is zij niet-ontvankelijk, aangezien beoordeling van deze vorderingen is voorbehouden aan de rechtbank Den Haag.
Met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam Bioworld door Europe wordt overwogen dat dit niet los kan worden gezien van de samenwerking die partijen hebben gevoerd. Het is niet aannemelijk gemaakt dat Merchandising een handelsnaam met het kenmerkende bestanddeel Bioworld in Nederland (en Europa) al rechtmatig voerde toen Europe die aanduiding voor haar onderneming als handelsnaam is gaan gebruiken. Hierdoor kan Merchandising zich niet tegen het handelsnaamgebruik verzetten. Omgekeerd kan Europe dit wel op grond van de Handelsnaamwet en artikel 6:162 BW. De voorzieningenrechter is van oordeel dat op Merchandising als initiator van de beëindiging van de samenwerking een plicht rust om de schadelijke gevolgen daarvan voor Europe binnen redelijke grenzen te houden door in overleg te treden over een regeling. Het gebruik van de aanduiding BIOWORLD door Merchandising zonder dat een poging is gedaan om tot een redelijke regeling te komen acht de voorzieningenrechter onrechtmatig.
Het is aannemelijk dat de domeinnamen niet los zijn te zien van het overige gebruik van de aanduidingen waarin de term “BIOWORLD” voorkomt, waardoor de registratiedatum niet doorslaggevend is. Om de gevreesde verwarring te voorkomen, moeten er afspraken worden gemaakt. Partijen kunnen niet van elkaar verlangen dat het gebruik van de domeinnamen in het onderscheiden territoir waarin die ander gedurende de samenwerking actief was onmiddellijk staakt.
Hoewel onvoldoende weersproken is dat het logo van Merchandising auteursrechtelijk beschermd is, kan de voorzieningenrechter op basis van de stellingen van partijen niet vaststellen of Merchandising exclusieve aanspraken heeft op het logo, zodat het beroep op auteursrecht op het logo faalt. De voorzieningenrechter acht wel aannemelijk dat de ontwerpen van de door Merchandising vervaardigde generieke producten binnen haar ontwerpafdeling zijn ontwikkeld, nu dit onvoldoende is bestreden. Merchandising kan dit gebruik daarom na beëindiging van de samenwerking aan Europe verbieden.
De stellingen van Merchandising die zijn gebaseerd op licenties die zij van verschillende bekende merken zou hebben gekregen worden afgewezen, aangezien geen volmacht is gesteld en onvoldoende is gesteld om toch onrechtmatigheid aan te nemen. Europe heeft niet bestreden dat zij de indruk wekt van een nog bestaande relatie met Merchandising, waardoor de vordering om dat te beëindigen wordt toegewezen.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat Merchandising zich onrechtmatig over Europe heeft uitgelaten, omdat zij met haar uitlatingen de indruk heeft gewekt dat zij de enige rechthebbende is op al hetgeen de ontvanger van de boodschap met de aanduiding Bioworld zou kunnen associëren. Hierdoor wordt een verbod opgelegd dat zal gelden totdat Europe en Merchandising overeenstemming over een regeling van de gevolgen van verbreking van de samenwerking hebben bereikt.
IEPT20151026, Rb Noord-Holland, Bio World Merchandising v Sunset
