Geen merkinbreuk door afwezigheid onderscheidend vermogen kleurmerk inhalator GSK
31-12-2015 Print this page
Nederlandse rechter bevoegd: EEX-VO prevaleert ook na van kracht worden van de EEX-VO 1215/2012 boven artikel 4.6 BVIE, Sandoz is gevestigd in Nederland en tussen de vorderingen bestaat een zo nauwe band dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling. Geen merkinbreuk: onvoldoende aannemelijk dat kleurmerk GSK onderscheidend vermogen heeft, en kleur paars kan in de handel dienen om bestemming van geneesmiddel aan te duiden, dan wel de dosering daarvan weer te geven. Geen inburgering: blijkt onvoldoende uit overgelegde marktonderzoeken. Geen slaafse nabootsing: producten zijn in andere kleuren, hebben afwijkende sticker en andere naam. Geen misleidende mededeling: gebruik kleur valt niet onder ‘mededeling’. Geen oneerlijke handelspraktijk: arts of apotheker die producten verstrekt geen ‘consument’ als bedoeld in 6:193b en c BW.
MERKENRECHT – SLAAFSE NABOOTSING – ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN
Kort geding. GSK is een wereldwijd farmaceutisch concern en ontwikkelt,produceert en verkoopt receptgeneesmiddelen, vaccins en zelfzorggeneesmiddelen. Sandoz houdt zich voornamelijk bezig met de handel in generieke geneesmiddelen. GSK heeft een kleurenmerkrecht voor farmaceutische preparaten en inhalatoren voor de behandeling van astma en/ of COPD in de klasse 5 en 10 in de kleur Violet en een combinatiekleurmerk ingeschreven voor inhalatoren in klasse lO, bestaande uit uit twee tinten, met als beschrijving: "het handelsmerk bestaat uit de kleur donkerpaars toegepast op een significant deel van een inhalator alsmede de kleur lichtpaars toegepast op het overige deel van de inhalator." Sandoz verhandelt volgens GSK inhalators die volgens haar inbreuk maken op onder andere haar merkrechten.
De voorzieningenrechter oordeelt dat hij bevoegd is omdat de EEX-VO ook na het van kracht worden van de EEX-VO 1215/2012 prevaleert boven artikel 4.6 BVIE, Sandoz is gevestigd in Nederland en tussen de vorderingen gericht op Sandoz Nederland en Sandoz België een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting.
Er is volgens de rechter geen sprake van merkinbreuk, aangezien onvoldoende aannemelijk is dat het kleurmerk van GSK van huis uit onderscheidend vermogen heeft, en de kleur paars in de handel kan dienen om de bestemming van het geneesmiddel aan te duiden, dan wel de dosering daarvan weer te geven. Verder is onvoldoende aannemelijk dat het merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen omdat dit onvoldoende blijkt uit de overgelegde marktonderzoeken.
Volgens de voorzieningenrechter is geen sprake van slaafse nabootsing omdat de producten van Sandoz andere kleuren bevatten, een afwijkende sticker hebben en bovendien een andere naam. Er is evenmin sprake van een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 BW, omdat het gebruik van een kleur niet valt onder het begrip ‘mededeling’. Van oneerlijke handelspraktijk is ook geen sprake omdat de arts of apotheker die de producten verstrekken niet aan te merken zijn als ‘consument’ zoals bedoeld in 6:193b en c BW.
