Ter verkoop in voorraad hebben van voorraad Piloxing producten maakt inbreuk op merkrechten Piloxing. Geen sprake van uitputting door impliciete licentie: met verstrekken licentie zijn nog geen producten in de EER in de handel gebracht. Geen sprake van uitputting door invoer in Nederland: invoer vond plaats tijdens samenwerking Piloxing en Piloxing B.V., waarbij Piloxing in merkenrechtelijke zin controle over de goederen hield. Geen sprake van uitputting door ter verkoop in voorraad hebben: goederen onder de controle van Piloxing gebleven en economische waarde niet gerealiseerd. Geen sprake van uitputting door schikkingsovereenkomst: impliciete licentie geëindigd en Piloxing kreeg voorraad in eigendom, waardoor er geen sprake was van een eerste 'verkoop' en realisering economische waaarde merk Piloxing. Geen sprake van uitputting door executoriale verkoop: voorraad die eigendom was van Piloxing zonder impliciete toestemming door Piloxing B.V. verkocht.
MERKENRECHT
Piloxing houdt zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van een fitnessprogramma onder de naam “PILOXING”. Piloxing is rechthebbende op het Gemeenschapswoord-/beeldmerk PILOXING voor onder andere kleding en sportartikelen. Met het oog op de introdictie van PILOXING in Europa is Piloxing in maart 2013 in contact gekomen met de heren [O] en [G]. In het kader van de samenwerking hebben zij Piloxing B.V. opgericht. Nadat er een geschil is ontstaan is er op 4 juli 2014 tijdens een kort geding zitting een schikkingsovereenkomst gesloten. De schikking bevat een bepaling inhoudende dat Piloxing de voorraad merchandise artikelen zou overnemen. Hiervan is het echter niet gekomen, waarna Piloxing de openstaande rekening van € 80.000 niet heeft voldaan. Piloxing B.V. heeft vervolgens executoriaal beslag gelegd op de voorraad en deze bij executoriale verkoop verkocht aan Californian voor een bedrag van € 11.000. Piloxing vordert nu onder andere een inbreukverbod. Zie ook IEPT20150923 inzake een zekerheidsincident.
De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van uitputting van de merkrechten van Piloxing. Tussen partijen is niet in geschil dat op enig moment een impliciete licentie aan Piloxing B.V. is verleend. Dit vormt echter onvoldoende grond voor een beroep op uitputting ten aanzien van individuele exemplaren die op basis van die licentie zijn vervaardigd, aangezien daarmee nog geen producten in de handel zijn gebracht in de EER. De voorraad is voorts niet uitgeput door de invoer ervan door Piloxing B.V., omdat dit gebeurde toen Piloxing en Piloxing B.V. nog samenwerkten en Piloxing B.V. een (impliciete) licentie had voor het gebruik van de merken. Er was daarom sprake van een economische verbondenheid tussen Piloxing en Piloxing B.V., waardoor Piloxing tijdens de inkoop en invoer in Nederland de controle over de goederen behield in merkenrechtelijke zin. Hierdoor heeft geen eerste verkoop in de EER plaatsgevonden. Ook het feit dat Piloxing B.V. de goederen vervolgens in voorraad had met het doel ze te verkopen in de EER is onvoldoende voor uitputting omdat de goederen onder de controle van Piloxing bleven en is de economische waarde daarvan niet gerealiseerd.
Ook de schikkingsovereenkomst heeft niet geleid tot uitputting. Door de beëindiging van de samenwerking is de impliciete licentie geëindigd. Voorts heeft Piloxing de voorraad krachtens de schikkingsovereenkomst in eigendom gekregen, waardoor geen sprake was van een handeling waarmee Piloxing door een eerste ‘verkoop’ de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd. De voorraad bleef juist onder controle van Piloxing. Piloxing heeft onbestreden gesteld dat sprake was van een c.p. levering.
De executoriale verkoop door Piloxing B.V. aan Californian heeft ook niet voor uitputting gezorgd, omdat geen sprake was van toestemming van Piloxing of economische verbondenheid. Omdat het beroep op uitputting faalt is sprake van merkinbreuk. Dat Californian niet bekend was met de voorgeschiedenis en te goeder trouw was kan niet worden vastgesteld, omdat de directeur van Californian en bestuurder van Piloxing B.V. zakelijke contacten onderhouden.
De gevorderde afgifte van de voorraad wordt toegewezen, net zoals de veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat. De alternatief gevorderde winstafdracht wordt afgewezen, omdat Piloxing niet heeft gemotiveerd waarom het verweer van Piloxing B.V. dat geen sprake was van kwade trouw bij voorbaat kansloos was. Ook de gevorderde opgave wordt grotendeels toegewezen. De gevorderde certificering door een registeraccountant wordt afgewezen, omdat dat verder gaat dan hetgeen een registeraccountant volgens zijn beroepsregels kan verklaren.
IEPT20160316, Rb Den Haag, Piloxing v Californian
