Redelijke vergoeding voor onrechtmatig handelen in de periode voor publicatie inschrijving merk

Rechtbank voor Uniemerk niet ambtshalve gehouden om merkinbreuk te verbieden bij gebreke van door merkhouder ingediende vordering (art. 102 UMeV). Geen vergoeding mogelijk wegens handelingen van derden voorafgaand aan publicatie van de merkaanvraag (art. 9(3) UMeV). Redelijke vergoeding voor handelingen van derden in tijdvak tussen publicatie merkaanvraag en publicatie merkinschrijving omvat ook winstafdracht, maar omvat niet volledige schade, inclusief eventueel immateriële schade (art. 9(3) UMeV).

Nikolajeva is houdster van het Uniewoordmerk HolzProf. De aanvraag is op 24 april 2010 ingediend en op 31 mei gepubliceerd. Het merk is op 14 september 2010 ingeschreven welke op 16 september 2010 is gepubliceerd. Multiprotect heeft het woord HolzProf van 3 mei 2010 tot 28 oktober 2011 gebruikt. Nikolajeva eist (onder andere) vaststelling van de inbreuk in de genoemde periode (en geen vordering het inbreukmakende handelen na 28 oktober 2011 te staken) en schadevergoeding voor de 17 maanden dat de inbreuk geduurd heeft.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat art. 102 Lid 1 UMeV uitgelegd dient te worden dat wanneer een houder van een merkenrecht geen daartoe strekkende vordering bij de nationale rechtbank voor een Uniemerk heeft ingediend, deze rechtbank een derde die inbreukmakende handelingen verricht niet veplicht is die derde de inbreukmakende handelingen te verbieden. Voorts oordeelt het Hof dat artikel 9 lid 3 tweede zin UMeV moet worden uitgelegd dat een houder van een Uniemerk een vergoeding kan eisen van derden wegens handelingen verricht voor de publicatie van de merkaanvraag. Voor de handelingen van derden die zijn verricht in de periode tussen de publicatie van de merkaanvraag en de publicatie van de inschrijving kan de houder een redelijke vergoeding van derde eisen. Een redelijke vergoeding is naar het oordeel van het Hof een terugvordering van de winsten die daadwerkelijk door derden zijn behaald door het gebruik van het merk. Een uitgebreidere vergoeding van de schade, zoals in dit geval immateriële schade, valt niet onder het begrip “redelijke vergoeding”.

IEPT20160622, HvJEU, Nikolajeva v Multi Protect

(curia-versie)

Het eerdere bericht met de prejudiciele vragen is via deze link te vinden.