Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie door houder van het oudere uniewoordmerk McDONALD’s (en anderen) tegen het inschrijven van het aangevraagde uniewoordmerk MACCOFFEE voor waren uit klasse 29 (etenswaren), klasse 30 (koffie) en klasse 32 (dranken).
Het beroep wordt verworpen. De Kamer van Beroep besloot eerder dat de overeenstemming van de merken, de reputatie van het merk McDONALD’S, het bestaan van een aan McDONALD’s gerelateerde familie van merken met het prefix ‘mc’, het feit dat het aangevraagde merk en de oudere merken op een gelijke wijze gestructureerd zijn en het overeenstemming van waren waarvoor de merken bescherming bieden ertoe leiden dat het relevante publiek zou kunnen denken dat er een link is tussen het oude en het nieuwe merk, waardoor het nieuwe merk ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen trekken uit de reputatie van het oude merk. 
Het Gerecht houdt dit vonnis in stand. Het verwerpt het argument van de verzoeker dat de merken niet overeenstemmen. Hoewel het inderdaad vaststelt dat er geen visuele overeenstemming is, wijst het Gerecht erop dat er wel degelijk een fonetische en een conceptuele overeenstemming is. Het Gerecht bepaald daarnaast dat het erg waarschijnlijk is dat het relevante publiek een link tussen de twee merken zou veronderstellen. Het Gerecht stelt daartoe vast dat er wel degelijk sprake is van een soort ‘Mc-merk’ dat wordt versterkt door de reputatie van McDonald’s en het intensieve gebruik van het merk. Naar de maatstaven van Gerecht is dit genoeg voor het veronderstellen van een familie. Daarop stelt het vast dat er voldoende elementen in het nieuwe merk zijn om een associatie met het oude merk te veronderstellen. Hiertoe is ook de overeenstemming van waren en diensten van belang. Hoewel McDONALD’S voornamelijk voor restaurantdiensten geregistreerd is neemt dit volgens het Gerecht niet weg dat er wel degelijk sprake is van een verband tussen voedselwaren en restaurantdiensten. Deze overeenstemmingen leiden volgens het Gerecht tot een risico dat MACCOFFEE ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de reputatie van McDONALD’s. Het argument dat de merken in een aantal lidstaten al een tijd ‘samengaan’ zonder problemen kan hieraan geen afbreuk doen. Het nieuwe merk wordt niet ingeschreven.
“103 Aangaande verzoeksters argument dat zij niet de intentie had gehad om de gemeenschappelijke structuur van de merkenfamilie „Mc” in het betwiste merk over te nemen, is in punt 67 supra vastgesteld dat de kamer van beroep in de punten 61 en 99 van de bestreden beslissing terecht heeft overwogen dat het betwiste merk de structuur van de merkenfamilie ,„Mc” overnam. Het klopt weliswaar dat de kamer van beroep vanwege de in punt 79 supra uiteengezette overwegingen niet gerechtigd was om in punt 99 van de bestreden beslissing een argument te ontlenen aan het feit dat verzoekster in de praktijk uitsluitend koffie in de handel bracht onder het betwiste merk, en evenmin om daaruit af te leiden dat het betwiste merk beoogde de structuur van de merkenfamilie „Mc” over te nemen, maar dit neemt niet weg dat de onjuiste opvatting waarvan aldus blijk werd gegeven, geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing. De betrokken overwegingen zijn in genoemde beslissing immers ten overvloede geformuleerd, en wijzigen de in punt 61 van genoemde beslissing getrokken conclusie, dat het betwiste merk de gemeenschappelijke structuur van de merkenfamilie „Mc” overneemt, niet. De kamer van beroep heeft in punt 99 van de bestreden beslissing dus op goede gronden geoordeeld dat het bestaan van een merkenfamilie „Mc” een doorslaggevende factor was die in aanmerking moest worden genomen om te beoordelen of sprake was van een ongerechtvaardigd voordeel.”
Lees het arrest hier.
