Royaltyverplichting voor nietig verklaarde octrooien niet in strijd met artikel 101 VWEU

Verplichting om gedurende volledige looptijd van licentieovereenkomst royalty’s te betalen voor gebruik van technologie uit nadien nietig verklaarde octrooien of octrooien waar geen inbreuk op wordt gemaakt, niet in strijd met artikel 101 VWEU, indien licentienemer de overeenkomst binnen redelijke termijn vrij kon opzeggen.

MEDEDINGINGSRECHT - LICENTIE

Op 6 augustus 1992 heeft Behringwerke AG aan Genentech een wereldwijde niet-exclusieve licentie verleend (hierna: "licentieovereenkomst") voor het gebruik van een activator afgeleid van het menselijk cytomegalovirus (hierna: "HCMV-activator"). Deze technologie is het voorwerp geweest van Europees octrooi EP 753 dat in 12 januari 1999 is ingetrokken en twee Amerikaanse octrooien US 522 en US 140. Op de licentieovereenkomst was Duits recht van toepassing. De tegenprestatie voor het recht om de HCMV-activator te exploiteren was een eenmalige vergoeding, een jaarlijkse vergoeding en running royalty’s ten belope van 0,5% van de nettoverkopen van eindproducten door de licentienemer en zijn dochterondernemingen en sublicentienemers. Genentech heeft de eenmalige en jaarlijkse vergoeding betaald, maar heeft de running royalty’s nooit uitgekeerd aan Hoechst, de rechtsopvolgster van Behringwerke. Hoechst is op 27 oktober 2008 een arbitrageprocedure gestart tegen Genentech wegens het niet betalen van de running royalty’s. De vorderingen tot nietigverklaring van de Amerikaanse octrooien zijn later op 11 maart 2011 afgewezen. In de arbitrage is Genentech uiteindelijk veroordeeld tot betaling van een som van 108.322.850 euro, bij wijze van schadevergoeding, te vermeerderen met enkelvoudige rente. De octrooien hebben de gevorderde nietigverklaring overleefd, maar er is ook geoordeeld dat Genentech geen inbreuk maakte op de octrooien. Bij beschikking van 3 oktober 2013 heeft de cour d’appel de Paris het execuatur verleend om de vonnissen van de arbiter ten uitvoer te leggen. De verwijzende rechter vraagt zich af of de licentieovereenkomst verenigbaar is met artikel 101 VWEU en of het artikel eraan in de weg staat dat uitvoering wordt gegeven aan de verplichting tot betaling van de royalty’s als de octrooien nietig zijn verklaard.

Hoewel de verwijzende rechter zijn vragen heeft geformuleerd in bewoordingen die kunnen worden opgevat dat zij betrekking hebben op de specifieke situatie waarin de licentienemer zou zijn gehouden tot betaling van royalty’s voor het gebruik van de aan de octrooien verbonden rechten, ondanks de nietigverklaring van de octrooien, onderzoekt het HvJEU ook het geval dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de in licentie gegeven octrooien. Het Hof van Justitie EU beantwoordt de vragen als volgt:

Artikel 101 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat krachtens een licentieovereenkomst als aan de orde in het hoofdgeding, de licentienemer wordt verplicht royalty’s te betalen voor het gebruik van een geoctrooieerde technologie gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst, wanneer het in licentie gegeven octrooi nietig wordt verklaard of daarop geen inbreuk wordt gemaakt, indien de licentienemer deze overeenkomst binnen een redelijke termijn vrij kon opzeggen.

IEPT20160707, HvJEU, Genentech v Hoechst

(curia-versie)