Geen inbreuk “sub a” op Mexicano vormmerk. Gelijke totaalindruk tussen Bakx’ Mexicano’s en Mexicano vormmerk. Geen inbreuk “sub b”. Verwarringsgevaar tussen woordmerken “MEXICANO”, “MINI-MEXICANO” en “SUPER MEXICANO XXL” en teken Mexicano Escalero. Beroep op Winters/ Red Bull (IEPT20131220) faalt. Recall gaat te ver.
MERKENRECHT
Kort geding. De Vries is producent en leverancier in Nederland en België van frituursnackproducten. De Vries brengt de vleessnack Mexicano op de markt en is merkhouder van het woordmerk MEXICANO en het vormmerk MEXICANO:
Bakx is een frituursnackfabriekant. Bakx verkoopt in Noord-Frankrijk gelijkende vleessnacks onder de naam Mexican Escalero.
De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van inbreuk op het vormmerkenrecht van de Vries. Beide snacks zijn dan wel rechthoekig van vorm en hebben ‘ribben’, maar het aantal ribben komt niet overeen. Hierdoor is het hooglaagpatroon van de snacks verschillend. De totaalindrukken van de twee vormen zijn wel gelijk. Dat moge zo zijn, maar de voorzieningenrechter oordeelt dat het vormmerk van de Vries over een te weinig onderscheidend vermogen beschikt. Deze vorm onderscheidt zich niet op significante wijze van snacks van andere grote aanbieders.
Bakx maakt daarentegen wel inbreuk op het woordmerk MEXICANO van de Vries. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Mexicano niet beschrijvend is voor het product. Pittig gekruid vlees komt in veel buitenlandse keukens voor en is niet beperkt tot de Mexicaanse. Eveneens is er geen sprake van verwording tot soortnaam. Er zijn andere frituursnackproducenten die een zelfde vorm pittige vleessnacks op de markt brengen, maar de Vries is de enige die daarvoor de naam MEXICANO gebruikt. Op de vepakkingen van Bakx is MEXICANO het in het oog springende element. Hierbij komt dat Bakx het teken gebruikt voor vleessnacks die qua productvorm in grote mate overeen komt met de snacks van de Vries, terwijl andere ondernemingen die dezelfde vorm vleessnacks op de markt brengen voor een andere naam kiezen. Bakx stelt zich op het standpunt dat zij zelf geen gebruik maakt van het teken MEXICANO, maar dat haar Franse afnemer dit doet en dat het arrest Winters/Red Bull van toepassing is. De voorzieningenrechter gaat hierin niet mee. In het geval van Bakx levert de Franse afnemer enkel het ontwerp van de verpakking. Deze verpakking laat Bakx –voorzien van tekens- door een derde maken, vervaardigen, waarnaar Bakx de verpakking vult met eigen snacks. Winters/Red Bull kan in dit geval niet toegepast worden.
De door de Vries gevorderde recall van de inbreukmakende producten gaat volgens de voorzieningenrechter te ver. Bakx is pas recent begonnen met de verkoop van deze snacks en de verkoop moet worden beeïndigd vanwege de verpakking en niet vanwege het product.
IEPT20160711, Rb Oost-Brabant, De Vries v Bakx
(ECLI-versie)
IEPT20160711, Rb Oost-Brabant, De Vries v Bakx
(Met dank aan Nanda Ruyters, BRight Advocaten)
