Verwarringsgevaar tussen Beneluxwoordmerk “EAGLE” en EAGLE tekens en logo

Geen bewust gedogen van gebruik naam “Eagle” ex artikel 2.24(1) BVIE: “Eagle” in jaren 80 niet als merk geregistreerd. Non-usus Beneluxwoordmerk “EAGLE” onvoldoende onderbouwd. Verwarringsgevaar tussen woordmerk “EAGLE” en EAGLE tekens:. soortgelijke waren (o.a. skate rollerski’s), woord “EAGLE” visueel, auditief en begripsmatig (m.u.v. logo EAGLE) volstrekt identiek aan woordmerk “EAGLE” en verschil met logo van ondergeschikt belang. Dat gedaagden zich op nichemarkt richten onvoldoende voor wegnemen verwarringsgevaar: geen geheel andere doelgroep, aanbieders verkopen veelal beide producten. Ook sprake van inbreuk “sub d”: geen geldige reden, nu merk EAGLE ouder is dan handelsnaam gedaagden en overeenstemmende tekens doen afbreuk aan onderscheidend vermogen. Ten overvloede: ook sprake van inbreuk ex artikel 5a Hnw.

MERKENRECHT – HANDELSNAAMRECHT

Eisers vormen een internationale onderneming op het gebied van recreatie- en sportproducten, zoals schaatsen (zowel met ijzer als met wielen), watersportartikelen, kleding en schoeisel. Sinds de jaren tachtig worden producten onder het teken “EAGLE” op de markt gebracht. Op 26 mei 1986 is het Beneluxwoordmerk “EAGLE” ingeschreven door de toenmalige bestuurder van eisers. Volgens eisers maken gedaagden inbreuk op hun merk door de tekens EAGLE, EAGLE SPORT, EAGLE SUPPLY, EAGLE WHEELS en EAGLE SCOOTER SUPPLY en het logo EAGLE sport te gebruiken. De vorderingen worden toegewezen.

Volgens gedaagden moeten de vorderingen worden afgewezen, omdat eisers het gebruik van het teken “Eagle” vanaf de jaren 80 bewust zouden hebben gedoogd in de zin van artikel 2.24(1) BVIE. Dit beroep faalt, omdat gedaagden de tekens ter aanduiding van haar producten destijds niet als merk zijn geregistreerd. De gestelde non-usus van het Beneluxwoordmerk “EAGLE” is onvoldoende onderbouwd.

De rechtbank oordeelt verder dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het woordmerk en het teken EAGLE. Er is sprake van soortgelijke waren (o.a. skate rollerski’s) en de tekens zijn (met uitzondering van het logo EAGLE) visueel, auditief en begripsmatig volstrekt identiek aan het woordmerk EAGLE. Dat gedaagden zich op een nichemarkt richten is onvoldoende om het verwarringsgevaar weg te nemen, nu niet sprake is van een geheel andere doelgroep en de aanbieders veelal beide producten verkopen. De rechtbank oordeelt ook dat sprake is van inbreuk “sub d”, waarbij wordt overwogen dat gedaagden geen geldige reden hebben voor gebruik van het teken, nu het merk ouder is dan de handelsnaam van gedaagden. Ook is niet betwist dat sprake is van onderscheidend vermogen.

Ten overvloede wordt nog overwogen dat ook sprake is van inbreuk in de zin van artikel 5a Hnw, aangezien reeds is geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar. De toets of sprake is van verwarringsgevaar is in het kader van artikel 5a Hnw niet anders.

IEPT20160713, Rb Rotterdam, Eagle

(ECLI-versie)