Scotch & Soda belang bij beoordeling vorderingen; geen misbruik van recht. Beoordeling inbreuk enkel op het woordmerk SCOTCH SHRUNK. Geen merkinbreuk door teken ´SHRUNK´ op merk ´SCOTCH SHRUNK´ op grond op artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a tot en met d BVIE.
MERKENRECHT
Scotch & Soda is houder van Benelux woordmerken SCOTCH SHRUNK en SHRUNK voor onder meer kleding. Zij brengt sinds 2002 kleding voor jongens op de markt onder de naam SCOTCH SHRUNK. Zie afbeelding hieronder.
My Brand produceert sinds 2007 kleding en heeft onderstaande trui verkocht. Op de trui staat ‘SHRUNK’.
Scotch & Soda heeft meerdere sommatiebrieven gestuurd met het verzoek het gebruik van het teken ‘SHRUNK’ te staken. In een telefoongesprek met de advocaat van Scotch & Soda heeft de bestuurder van My Brand toegezegd de trui niet meer te verkopen. De trui wordt hierna opnieuw in een winkel aangetroffen.
De rechtbank oordeelt allereerst dat Scotch & Soda belang heeft bij de beoordeling van haar vorderingen. De sommaties zijn door Scotch & Soda aan de verkeerde vennootschap gericht, maar gelet op het telefoongesprek van half april 2015 was My Brand wel op de hoogte van deze sommaties. Ook is niet gebleken dat My Brand volledig aan het gevorderde wil voldoen.
Naar het oordeel van de rechtbank is er geen sprake van merkinbreuk op het woordmerk SHRUNK en/of het beeldmerk SCOTCH SHRUNK door My Brand. Bij de beoordeling of de trui van My Brand inbreuk maakt op de merken van Scotch & Soda wordt het woordmerk SHRUNK buiten beschouwing gelaten, omdat deze pas geregistreerd is nadat het vermeende inbreukmakende feit heeft plaatsgevonden. Het beroep van Scotch & Soda op inbreuk op haar woordmerk SHRUNK op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef onder a BVIE faalt. Het merk was toen niet geregistreerd, dus was er geen sprake van gebruik van een teken precies gelijk aan het merk, omdat het merk er toen nog niet was.
Het beroep van Scotch & Soda op artikel 2.20 aanhef en onder b BVIE slaagt evenmin. De rechtbank stelt allereerst dat van het woordmerk SCOTCH SHRUNK, ‘scotch’ het meest onderscheidende deel is. Bij het een vergelijking tussen de twee tekens wordt het overeenstemmende gedeelte – namelijk het woord SHRUNK- gecompenseerd door een belangrijk verschil tussen de twee merken: namelijk de afwezigheid van het woord SCOTCH. Naar het oordeel van de rechter verschillen de twee tekens dermate dat er geen verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan.
Ook het beroep van Scotch & Soda op artikel 2.20 aanhef en onder c BVIE slaagt niet. Scotch & Soda heeft onvoldoende onderbouwd dat het woordmerk een bekend merk is. Scotch & Soda heeft evenzo onvoldoende onderbouwd dat het teken door My Brand ook gebruikt wordt anders dan voor waren en diensten, waardoor haar vordering op grond van artikel 2.20 aanhef onder d BVIE ook niet toegewezen kan worden.
IEPT20160817, Rb Amsterdam, Scotch & Soda v My Brand
(Kopie originele vonnis)
