Inbreuk uniemerk door verhandelen na wijziging door niet erkende reparateur aangenomen

PHZ maakt gebruik van het EPAL-merk bij aanbieden pallets. Het verhandelen van gerepareerde/ gereviseerde waren is een handeling waartegen een merkhouder zich in beginsel kan verzetten. De tijdens de reparatie aangebrachte wijzigingen zijn niet van ondergeschikte aard en dus een wijziging in de zin van artikel 13 lid 2 UMVo. PHZ moet actief de indruk wegnemen onder toezicht van de merkhouder te opereren. Verbod op verhandeling geprepareede pallets voorzien van EPAL-merk. Gevorderde opgave door registeraccount afgewezen: registeraccount kan, zeker indien deze niet de huisaccountant is, gevorderde vorm van assurance niet bieden. PHZ moet de door de inbreuk genoten winst afdragen aan EPAL.

MERKENRECHT

Bodemzaak na tussenvonnis 1 juni 2016. Eiseres, EPAL E.V., is houder  van de Uniemerkregistratie voor het woord/beeldmerk EPAL en is belast met het beheer van de controle op de kwaliteit van zogeheten EPAL-pallets (Europallets). Alleen erkende reparateurs (licentienemers) mogen de pallets repareren. PHZ B.V. is geen licentienemer, maar voert wel reparaties van Europallets uit. EPAL heeft PHZ gesommeerd de inbreuk op het EPAL-merk, althans haar onrechtmatig handelen jegens EPAL te staken.

Naar oordeel van de rechtbank volgt uit een afbeelding met een pallet voorzien van het EPAL-merk op de website van PHZ dat PHZ gebruik maakt van het EPAL-merk.

Het verhandelen van gerepareerde/gereviseerde waren is een handeling waartegen een merkhouder zich in beginsel kan verzetten op grond van artikel 13 lid 2 UMVo. Het verweer van PHZ dat sprake is van een wijziging van ondergeschikte aard houdt geen stand; PHZ heeft wezenlijke palletonderdelen vervangen en heeft niet de beschikking over door EPAL voorgeschreven materialen.

Het verweer dat PHZ geen inbreuk maakt op het EPAL-merk houdt geen stand. Een inbreuk op een merk bij gereviseerde producten ontstaat alleen niet indien ofwel het merk wordt verwijderd of onzichtbaar gemaakt ofwel indien degene die de gereviseerde/gerepareerde producten verhandelt alles doet wat redelijk mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Het is onvoldoende dat niet actief de indruk wordt gewekt door PHZ tot het distributienetwerk van EPAL te behoren.

Het beroep van PHZ op rechtsverwerking houdt geen stand omdat een feitelijke grondslag hiervoor ontbreekt. PHZ stelt in 2008 gesommeerd te zijn en EPAL zou hierna tot 2014 hebben stilgezeten. Dit verweer houdt echter geen stand, omdat PHZ niet de rechtspersoon is die in 2008 is gesommeerd. Daarnaast levert enkel stilzitten door de rechthebbende onvoldoende grond op voor rechtsverwerking.

Op grond van het voorgaande wordt PHZ een verbod opgelegd voor het verder verhandelen van gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk. EPAL, de merkhouder, kan  zich op grond van artikel 13 lid 2 UMVo slechts verzetten tegen het verhandelen van gereviseerde/gerepareerde waren en niet tegen wijziging/reparatie zonder meer.

De gevorderde certificatie van de opgave door een registeraccountant wordt gezien als een vorm van assurance die een registeraccountant, zeker indien deze niet de huisaccountant is, niet kan geven. De vordering wordt afgewezen daar deze gemakkelijk tot executieproblemen zou leiden.

EPAL heeft door het handelen van PHZ schade geleden, omdat vaststaat dat de gerepareerde pallets niet aan diens normen voldoen. PHZ heeft niet betwist te kwader trouw inbreuk te hebben gemaakt op het Uniemerk en dus zal de vordering van EPAL tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst worden toegewezen. PHZ moet alle gerepareerde onder zich bevindende pallets voorzien van een EPAL-merk afgeven. PHZ wordt tevens veroordeeld in de kosten van het geding.

IEPT20160831, Rb Den Haag, EPAL v PHZ

(ECLI-versie)