Gebruik overeenstemmend teken in deel van de Unie niet verboden als er voor dit deel verwarringsgevaar ontbreekt

Zaak C-223/15, combit Software v Commit Business Solutions. Oberlandesgericht Düsseldorf - Duitsland. Arrest.

Wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat in een bepaald deel van de Unie wél sprake is van verwarringsgevaar tussen een teken en een Uniemerk en in een ander deel niet, moet een inbreukverbod in gehele Unie worden opgelegd, met uitzondering voor het deel van de Unie waar geen verwarringsgevaar is vastgesteld

MERKENRECHT

Combit Software is houdster van Duitse woordmerken en Uniewoordmerken die het teken “combit” beschermen voor waren en diensten op informatiegebied. Commit Business Solutions is een vennootschap naar Israëlisch recht, die door middel van een webwinkel computerprogramma’s verkoopt waarop het woordmerk “Commit” is vermeld. Het Landgericht Düsseldorf (rechtbank voor het Uniemerk) heeft vastgesteld dat er voor de Duitse afnemer van de betrokken waren verwarringsgevaar tussen de tekens “combit” en “Commit” bestond. Nadat Combit Software in hoger beroep was gegaan was de verwijzende rechter van oordeel dat het bestaan van verwarringsgevaar tussen de betrokken tekens in Duitsland bij gewijsde was beslist, maar dat dat anders was waar het gaat om Engelstalige landen. De verwijzende rechter heeft daarom de volgende prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie EU:

“In welke zin wordt de beoordeling van het verwarringsgevaar bij een Uniewoordmerk beïnvloed indien de fonetische overeenstemming van het Uniemerk met een benaming die daarop inbreuk zou maken, vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in sommige lidstaten wordt geneutraliseerd door een verschil in betekenis, maar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in andere lidstaten niet?

a)Moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld vanuit het perspectief van de ene of van de andere groep, dan wel vanuit het standpunt van een fictieve gemiddelde consument van alle lidstaten?

b)Moet het bestaan van een inbreuk op het Uniemerk worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of moet in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende lidstaten?”

Het Hof oordeelt dat in beginsel het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken van kracht is op het gehele grondgebied van de Unie, teneinde de eenvormige bescherming te waarborgen die het Uniemerk op het gehele grondgebied van de Unie geniet.

Uit het arrest DHL Express, IEPT20110412 vloeit evenwel voort dat, zoals in deze zaak aan de orde is, de rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat het gebruik van het overeenstemmende teken voor dezelfde waren als waarvoor het Uniemerk is ingeschreven in het bijzonder om linguïstische redenen geen enkel verwarringsgevaar creëert in een bepaald deel van de Unie en aldaar dus geen inbreuk kan doen aan de herkomst aanduidende functie van dit merk, deze rechtbank de territoriale werking van bovengenoemd verbod moet beperken. Als de rechtbank concludeert dat er in een deel van de Unie geen sprake is van verwarringsgevaar, mag het gebruik van het merk in dat deel van de Unie niet worden verboden. Het ontbreken van verwarringsgevaar kan enkel worden gebaseerd op een onderzoek van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Tevens moet het deel van Unie waarvoor het verbod van het merkteken niet geldt, nauwkeurig door de rechtbank worden geïdentificeerd.

Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een deel van het grondgebied van de Europese Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld.

IEPT20160922, HvJEU, combit Software v Commit Business Solutions

(curia-versie)