Nederlands deel tadalafil-octrooi Icos (conclusie 1 en volgconclusies EP 092) niet inventief: de vakman gesteld voor het probleem van een sneller begin van de therapeutische werking zal dit in elk geval proberen op te lossen door de tadalafil te microniseren, niet aannemelijk dat de vakman in Butler een aanleiding zou zien om niet te microniseren, vakman zal een neutrale try and see houding aannemen waardoor aan de expectation of success minder zware eisen gesteld moeten worden en betwisting niet-inventiviteit volgconclusies bij pleidooi in strijd met goede procesorde.
OCTROOIRECHT
Zowel Actelion als Icos ontwikkelen en exploiteren geneesmiddelen. Icos is houdster van Euopees Octrooi EP 1200092 B1 (hierna: EP 092) voor 'Beta-carboline drug products'. Internationale aanvrage PCT/EP95/00183, heeft geleid tot Europees octrooi EP 0740668, eveneens van Icos, voor de stof tadalafil, de in EP 092 vermelde compound I. Deze EP is inmiddels geëxpireerd, maar Icos heeft een aanvullend beschermingscertificaat verkregen dat zal verlopen op 11 november 2017. Tot de voor EP 092 stand van de techniek behoort ook de internationale octrooiaanvrage WO 97/03675 (WO 675). Deze octrooiaanvrage openbaart tadalafil en het gebruik daarvan voor de behandeling van erectiestoornissen bij mannen. Eveneens tot de stand van de techniek behoort WO 96/38131 (Butler) een 'method of producing a solid dispersion of a poorly water soluble drug'. Actelion wenst tadalafil op de Nederlandse markt te brengen zodra voormeld aanvullende beschermingscertificaat is verlopen. Icos kan zich niet op EP 092 beroepen omdat het octrooi nietig is. Actelion vordert bij wijze van vooruitgeschoven inbreukverweer vernietiging van het Nederlandse deel van EP 092.
De rechtbank oordeelt met betrekking tot de inventiviteit het volgende: EP 092 beoogt een farmaceutische formulering van tadalafil ter beschikking te stellen met een ten opzichte van de stand van de techniek verbeterde biobeschikbaarheid, in het bijzonder een sneller begin van de therapeutische werking (onset), die kan worden gebruikt bij de behandeling van seksuele stoornissen. WO 675, die het gebruik van tadalafil voor de behandeling van erectiestoornissen openbaart, moet worden aangemerkt als reëel uitgangspunt voor de vakman. Naar het oordeel van de rechtbank stelt Actelion terecht dat het enige verschil tussen de materie van conclusie 1 en WO 675 de maatregel in conclusie 1 met betrekking tot de grootte van de deeltjes is. Door kleinere deeltjes wordt de oplosbaarheid van tadalafil vergroot en de onset verbeterd. Partijen zijn het er ook over eens dat verbetering van de onset tevens verbetering van biologische beschikbaarheid betekent.
Het door het octrooi opgeloste objectieve technische probleem kan worden omschreven als het verschaffen van een formulering van tadalafil met een ten opzichte van de stand van de techniek sneller begin van de therapeutische werking en daarmee een verbeterde biologische beschikbaarheid. Uit beschikbare algemene vakkennis weet de vakman dat de deeltjes van slecht oplosbare stoffen kunnen worden verkleind door micronisatie en dat dit in het algemeen leidt tot een snellere oplossing en absorptie van de stof. De vakman gesteld voor het probleem van een langzaam begin van de therapeutische werking zal in elk geval proberen op te lossen door de tadalafil te microniseren. Een pointer in WO 675 heeft hij daarvoor niet nodig omdat hij kan leunen op zijn vakkennis. Tot hoe groot de vakman de deeltjes zou verkleinen is niet van belang aangezien niet blijkt dat het technisch effect juist aan deze grenswaarde moet worden toegeschreven. Uit vakkennis blijkt evenwel tot verkleining tot een grootte van 10 micron tot 40 micron kennelijk gebruikelijk is. Invintiviteit aan die grenswaarde ontbreekt.
De rechtbank acht niet aannemelijk dat de vakman in Butler enige aanleiding zou zien om niet te microniseren. Butler geeft geen informatie over de onset van de therapeutische werking van de door hem voorgestelde solid dispersion.
Evenmin acht de rechtbank aannemelijk dat de slechte oplosbaarheid van tadalafil bij de vakman een negatieve verwachting van het succes van microniseren zou wekken of hem van het beproeven van microniseren zou weerhouden. Die eigenschappen staan er juist niet in de weg dat microniseren de oplossnelheid vergroot zodat versnelling van de absorptie en het begin van de therapeutische werking verwacht kan worden. De vakman zal ten aanzien van micronisatie een neutrale try and see houding aannemen, waardoor volgens vaste jurisprudentie van de kamers van beroep van het EOB aan de expectation of success minder zware eisen gesteld moeten worden. De rechtbank onderschrijft het standpunt van Actelion dat de materie van conclusie 1 van het octrooi niet inventief is.
Icos heeft onvoldoende weersproken dat de volgconclusies evenmin inventief zijn. Bij pleidooi heeft icos gemotiveerd betoogd dat conclusie 19 wel inventief is, maar de betwisting in dit late stadium van de procedure is in strijd met de goede procesorde en zal niet worden meegenomen. De vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP092 wordt toegewezen.
IEPT20161026, Rb Den Haag, Actelion v Icos Corporation
ECLI:NL:RBDHA:2016:12751
