Merkregistratie P@RSCHE nietig; houder verboden met PORSCHE overeenkomende merken te deponeren

Verwarringsgevaar tussen merk P@RSCHE en PORSCHE: de klassen waarvoor de merken zijn ingeschreven zijn identiek en Porsche is een bekend merk. Vordering nietig verklaring depot is toewijsbaar op grond van verwarringsgevaar. Merkinbreukverbod afgewezen: Porsche onvoldoende gemotiveerd dat gedaagde het merk gaat gebruiken. Gedaagde heeft door inschrijving van het merk P@RSCHE onrechtmatig gehandeld jegens Porsche. Verdere onrechtmatig handelen dreigt in de vorm van nieuwe depots van tekens die overeenstemmen met het Porsche-merk.

MERKENRECHT

Bodemzaak. Zie ook bevoegdheidsincident IEPT20160309, Rb Den Haag, Porsche. Porsche is onder meer houdster van het Uniebeeldmerk PORSCHE voor waren en diensten in de klassen 9, 12, 28 en 42. Gedaagde heeft bij het BBIE depots verricht voor het woordmerk P@RSCHE in de klassen 9, 12, 28 en 42. Gedaagde heeft eerder in 2011 Benelux –en gemeenschapsmerkendepots verricht voor het woordmerk PORSCHE. Het hof Den Haag heeft in 2013 geoordeeld dat gedaagde deze depots enkel heeft verricht om Porsche daarvoor te laten betalen, IEPT20131126  
In onderhavige zaak vordert Porsche onder meer de nietigverklaring van de inschrijving voor het Benelux P@RSCHE-merk met het bevel tot doorhaling, een verbod op het deponeren/registreren van het teken P@RSCHE of tekens die soortgelijk zijn aan/verwarring wekkend overeenstemmen met de Porsche-merken en een verbod van merkinbreuk ten aanzien van de Porsche-merken; deze verboden versterkt met lijfsdwang.

De rechtbank oordeelt als volgt. Dat het Porsche-merk indertijd is ingeschreven als beeldmerk is slechts een administratieve kwestie die geen rol speelt bij de beschermingsomvang van het merk zoals ingeschreven. Het betreft een eenvoudig gestileerd woord PORSCHE waarbij het onderscheidend vermogen hoofdzakelijk in het woordbestanddeel schuilt. Er is sprake van een sterke auditieve en visuele overeenstemming vanwege de gemeenschappelijke letters P..RSCHE. Zelfs als het publiek het apenstaartje in het merk uitsluitend als ‘a’ zou zien of uitspreken is die overeenstemming naar het oordeel van de rechtbank nog steeds prominent aanwezig. Het P@RSCHE merk is voor dezelfde klassen ingeschreven als waarvoor het Porsche-merk is ingeschreven. In het licht van de mate van overeenstemming tussen de merken en de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven en mede gelet op de grote onderscheidingskracht van het Porsche-merk dat in elk geval in de Benelux een bekend merk is, is er sprake van verwarringsgevaar. De vordering tot nietigverklaring van het depot is toewijsbaar.
Het merkinbreukverbod zal worden afgewezen, omdat Porsche niet gemotiveerd heeft dat gedaagde gebruik dreigt te gaan maken van het merk. Gedaagde heeft aangegeven dat hij het merk uitsluitend heeft geregistreerd om door te verkopen. Dat Porsche niet kan uitsluiten dat gedaagde het merk gaat gebruiken is in elk geval onvoldoende om een dreiging van inbreuk te vormen.
De rechtbank verbiedt gedaagde met Porsche overeenstemmende tekens in te schrijven. Gezien de voorgeschiedenis die gedaagde met het te kwader trouw deponeren van Porsche-merken heeft, dreigt onrechtmatig handelen in de vorm van nieuwe depots van met Porsche overeenstemmende merken.
De ter versterking van deze verboden gevorderde lijfsdwang vindt geen grondslag in de onderbouwing van Porsche. Gelet op de zware belasting voor de veroordeelde moet lijfsdwang als laatste redmiddel worden beschouwd. In onderhavige zaak ziet de rechtbank geen aanleiding om dit middel gebruiken, zeker nu het gaat om slechts het verrichten van depots.

IEPT20161026, Rb Den Haag, Porsche

(ECLI-versie)