Geen kwade trouw DeclaCare bij depot OVIS. NControl heeft het merk normaal gebruikt in de drie jaar voor depot DeclCare en DeclaCare had van dit gebruik behoren te weten. Toch niet aangenomen dat DeclaCare ten tijde van depot het oogmerk tot benadeling NControl had omdat van een langdurig gebruik door NControl van OVIS en als gevolg daarvan grotere mate van rechtsbescherming geen sprake is. Merk OVIS van DeclaCare niet nietig. Beroep DeclaCare op merkrecht versus handelsnaam eveneens toewijsbaar.
MERKENRECHT
DeclaCare houdt zich bezig met de levering van litteken- en wondproducten. Haar afnemers zijn met name fysiotherapeuten, ziekenhuizen en wond expertisecentra. Sinds 2016 biedt zij een digitaal voorschrijfsysteem aan met de naam OVIS. DeclaCare heeft een BNL woordmerkregistratie OVIS met aanvraagdatum 16 oktober 2015 voor de diensten in klasse 44 (diensten op het gebied van de gezondheidszorg. NControl is een dochteronderneming van de Coöperatieve Mosadex. De heer […] is bestuurder van een holdingmaatschappij waaronder apotheken vallen. Deze holdingmaatschappij is medeaandeelhouder van DeclaCare. Tot 30 september 2015 was de holdingmaatschappij lid van de Coöperatieve Mosadex. NControl heeft een digitaal voorschrijf- en toedienregistratiesysteem met de naam OVIS. Op 26 juni 2012 heeft NControl een presentatie over OVIS gegeven tijdens de ALV van Mosadex. Op 3 mei 2016 heeft Ncontrol in de klassen 9, 35 en 44 het Benelux woord-/beeldmerk laten registreren (zie afbeelding links).
In conventie vorder DeclaCare onder meer NControl te verbieden de naam OVIS te gebruiken voor diensten op het gebied van gezondheidszorg, op grond van artikel 2.20 lid 1 a, b en d en artikel 5a Handelsnaamwet. In reconventie vordert NControl DeclaCare onder meer iedere inbreuk op de merkenrechten van NControl te staken en gestaakt te houden.
De voorzieningenrechter beoordeelt als eerst of het Beneluxmerk van DeclaCare te kwader trouw is verricht. Als er sprake is van een nietig depot van wege te kwader trouw, maakt DeclaCare inbreuk op het merkenrecht van NControl. Bij de beantwoording van dit vraagstuk maakt de voorzieningenrechter gebruik van de (niet limitatieve) opsomming van factoren die een depot te kwader trouw kenmerken, uit het Lindt-arrest:
-
De aanvrager weet of behoorde te weten dat het merk wordt gebruikt;
-
De aanvrager heeft het oogmerk om het verdere gebruik van dat teken te beletten;
-
De omvang van de rechtsbescherming die het teken geniet.
De voorzieningenrechter overweegt dat Ncontrol voldoende heeft onderbouwd dat zij sinds 2012 bezig was met het ontwikkelen van OVIS. Uit overlegde stukken blijkt dat NControl in voldoende mate gebruik heeft gemaakt van het merk OVIS de drie jaren voorafgaand aan het merkdepot van DeclaCare. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat DeclaCare in ieder geval kennis had horen te hebben van het voorgebruik van NControl. De betrokken branche waarbinnen de twee partijen opereren is klein en de notulen van de ALV van 26 juni 2012, waarin ook de presentatie van OVIS is beschreven, hadden bestuurder […] moeten hebben bereikt. Het verweer van bestuurder […] dat hij niet aanwezig was tijdens de ALV en dat hij van de notulen geen kennis heeft genomen slaagt niet. Bestuurder […] is een professional en behoort op de hoogte te zijn van wat er speelt in de markt.
De voorzieningenrechter oordeelt vervolgens echter dat het oogmerk tot benadeling van NControl ontbreekt. NControl gaat ervan uit dat de enkele omstandigheid dat DeclaCare kennis had behoren te hebben van het voorgebruik, voldoende is om de kwader trouw aan te nemen. Dat is het niet. Verdere feiten en omstandigheden waaruit volgt dat DeclaCare kwaad in de zin had heeft NControl niet aangebracht. Ook telt mee dat van een langdurig gebruik door NControl van het merk OVIS en als gevolg hiervan grotere mate van rechtsbescherming, geen sprake is. NControl heeft OVIS dan wel in 2012 op een ALV gepresenteerd, het feitelijke op de markt brengen van het systeem is pas in 2014 van start gegaan. Het depot van DeclaCare volgt relatief snel (in 2015) . Niet aangenomen kan worden dat DeclaCare een oogmerk tot benadeling had. Niet aannemelijk is geworden dat het depot te kwader trouw is verricht.
Het merk OVIS van DeclaCare is niet nietig en de vorderingen van DeclaCare in conventie op grond van het merkenrecht zijn toewijsbaar. De vordering op grond van artikel 5a Handelsnaamwet is als verder onweersproken gelaten eveneens toewijsbaar.
IEPT20161109, Rb Amsterdam, DeclaCare v NControl
(ECLI-versie)
