Pret A Diner maakt onrechtmatig gebruik van de reputatie van PRET A MANGER

Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositieprocedure tegen het uniebeeldmerk PRET |A| DINER voor waren uit de klasse 29 en 30 (etenswaren en dranken) en diensten uit de klasse 35 en 43 (management en horecadiensten). Oppositie werd ingesteld op basis van het oudere uniebeeldmerk met het woordelement PRET A MANGER voor waren uit de klasse 29 en 30 (etenswaren en dranken) en diensten uit de klasse 43 (restaurants). De Kamer van Beroep vond dat het nieuwe merk onrechtmatig voordeel zou trekken uit het eerdere merk.

Het beroep faalt. Het Gerecht verwerpt de twee grieven van verzoeker. In zijn eerste grief stelt verzoeker dat er onvoldoende bewijs zou zijn van normaal gebruik van het eerdere merk. Het Gerecht stelt hierover dat hoewel een klein deel van het bewijs buiten de relevante tijdperiode viel, de hoofdmoot wel in overweging genomen mocht worden. De Kamer van Beroep heeft geen fouten gemaakt in de beoordeling van het bewijs. Het tweede grief stelt dat de Kamer van Beroep onjuist geoordeeld zou hebben met betrekking tot de conclusie dat het litigieuze onrechtmatig voordeel zou trekken uit het eerdere merk. Hierover bepaalt het Gerecht dat er allereerst sprake is van een merk met een gedegen reputatie, namelijk PRET A MANGER, dat door haar grote omzet in het Verenigd Koninkrijk als ‘een bekend merk’ mag worden aangemerkt. Ten tweede is er sprake van een gelijkenis tussen het oude en het nieuwe merk door een zekere visuele overeenstemming een mate van fonetische overeenstemming in het element PRET. Conceptueel gezien dragen allebei de merken geen betekenis voor de Engelssprekende consument. Deze gelijkenis en de reputatie van het eerdere merk dragen bij aan de mogelijkheid dat het litigieuze merk onrechtmatig voordeel ondervindt van het oude merk. Hierdoor blijft de oppositie in stand.

110. Finally, as regards the risk that use without due cause of the mark applied for might take unfair advantage of the distinctive character or repute of the earlier marks, the Board of Appeal was entitled to find that there was such a risk in the present case. In the present case, as indicated in paragraphs 42 to 49 of the contested decision, given the image of the marks with a reputation or the characteristics which they project, there is a risk that the goods and services covered by the mark applied for may take unfair advantage of the efforts and investments made by the holder of the earlier marks. The applicant’s mark would thus be free-riding on the coat-tails of the earlier signs, with the marketing of its own goods and services being facilitated by the association with the PRET or PRET A MANGER trade marks.

Lees het arrest hier.