Merken Yellow Strom ten tijde van de deponering niet gebruiksplichtig, bureau terecht voorbij gegaan aan verzoek R. om gebruiksbewijzen. Diensten bestemd voor grote publiek: ruime omschrijving waren en diensten waarvoor teken en merken zijn ingeschreven. Woordmerk “YELLO” niet beschrijvend voor stroom/elektriciteit. “YELLOW” is dominant bestanddeel in woord/-beeldmerk “YELLOW IDEAS” en sprake van overeenstemming tussen betrokken merken: woordelement in het algemeen meer bepalend in word-beeldteken, woord “IDEAS” beschrijvend voor diensten waarvoor teken is gedeponeerd en “YELLOW” krijgt meer aandacht door plaatsing aan begin van woordencombinatie. Diensten deels identiek, deels sterk soortgelijk. Verwarringsgevaar tussen betrokken merken, gelet op overeenstemming en deels identieke en soortgelijke diensten.
MERKENRECHT
R. heeft een op 13 december een BNL depot verricht van het woord-/beeldmerk YELLOW IDEAS voor de diensten in de klassen 35, 41 en 42, via de versnelde procedure heeft inschrijving plaatsgevonden. Yellow Strom (YS) is een Duitse energiemaatschappij. YS heeft twee oudere gemeenschapsmerkinschrijvingen voor het woordmerk YELLO.
Tegen het depot van YELLOW IDEAS voert YS -met succes- oppositie. Ter onderbouwing van de toewijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat a) de merken niet onderworpen waren aan een verplichting tot gebruik en het verzoek van R. om bewijzen van gebruik over te leggen derhalve ongegrond is; b) het teken en de merken op zekere hoogte visueel en fonetisch overeenstemmen en op conceptueel vlak op elkaar lijken voor een gedeelte van het publiek en op niet lijken voor het andere gedeelte; c) de diensten waarvoor het teken en de merken zijn ingeschreven identiek of sterk gelijksoortig zijn; en dat d) er sprake is van verwarringsgevaar. R. verzoekt vernietiging van de beslissing van het Bureau.
Het hof is van oordeel dat op moment van de publicatie van de versnelde inschrijving van woord-/beeldmerk van R. de oudere merken van YS nog niet gebruiksplichtig waren. Dat zij veel eerder waren aangevraagd, doet hieraan niet af. YS heeft gemotiveerd het tijdsverloop tussen de aanvragen en de inschrijving van de merken verklaard. R. heeft hierop niet meer gereageerd. Naar het oordeel van het hof is het Bureau terecht voorbij gegaan aan het verzoek van R. om gebruiksbewijzen.
In het kader van een oppositie moet er worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en ingeschreven en niet waarvoor het merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Gelet op de ruime omschrijving van de waren en diensten waarvoor het teken en de merken zijn gedeponeerd en ingeschreven en de aard daarvan, is het hof van oordeel dat deze waren en diensten bestemd zijn voor het grote publiek.
Het hof verwerpt het betoog van R. voor zover het gaat over de beschrijvendheid van YELLO voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven (stroom/elektriciteit) of een kenmerk daarvan (jeugd/frisheid). YS maakt in haar uitingen gebruik van het woord YELLO in combinatie met de kleur geel. Niet valt aan te nemen dat YELLO waren en diensten aanduidt waarvoor de merken zijn ingeschreven. Het dominante bestanddeel in het bestreden merk is YELLOW volgens het hof omdat het woordelement in het woord-/beeldteken meer bepalend is voor de totaalindruk van dat teken. Bij dit merk is het woordelement nog meer bepalend omdat het beeldelement slechts bestaat uit een geel vlak, die door het relevante publiek hoofdzakelijk zal worden opgevat als decoratie. In de woordcombinatie YELLOW IDEAS is het woord IDEAS beschrijvend voor de diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en van belang is tevens dat het woordelement YELLOW door plaatsing aan het begin van de woordcombinatie meer aandacht zal krijgen dan het kortere woord IDEAS. Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat sprake is van visuele en auditieve overeenstemming tussen de merken en het teken, gelet op de visuele en auditieve gelijkenis tussen woorden YELLO en YELLOW. Begripsmatig stemmen de tekens eveneens overeen: het woord YELLOW betekent ook voor het Benelux-publiek 'geel'. Het hof is van oordeel dat tussen het teken en de merken sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht en voorts in conceptueel opzicht bij een deel van het relevant publiek.
Het hof is met het bureau van oordeel dat de diensten waarvoor de merken geponeerd/geregistreerd zijn deels identiek en deels soortgelijk zijn. Gelet op de overeenstemming tussen het teken en de merken en de omstandigheid dat de diensten deels identiek en deels sterk soortgelijk zijn, acht het hof verwarringsgevaar aanwezig. Naar het oordeel van het hof is de oppositie terecht toegewezen aan YS. Het hof verwerpt het beroep.
IEPT20161206, Hof Den Haag, Yellow Strom
(kopie originele beschikking)
